第三方意见审查实务经验

专利法施行细则第39条规定「发明专利申请案公开后至审定前，任何人认该发明应不予专利时，得向专利专责机关陈述意见，并得附具理由及相关证明文件。」今年8月，智财局依细则第39条[1]，公布第三方意见作业要点草案[2]。

第三方意见作业要点目的在制度化公众审查，不过尽管在要点尚未订定以前，过往实务上仍可以依施行细则主动提出第三方意见。差异在于，过往实务上所提出的第三方意见未明文智财局是否应该受理，结果系依案件情形而有所不同。换言之，官方决定不受理的情形，在公布作业要点后，则将依规定执行。

因此，对于第三方意见的提出，过往实务中也已有累积操作的经验。举例而言，在竞争对手专利申请案公开后，基于作为公众审查的角色，过往会制作引证案函，将相关的资料提交给审查官作为参考。不过，引证案函的制作，则会因为策略可以有不同安排。依实务，会提供给审查官的引证案函，依内涵可以分为：引证案清单、与意见理由，两部分。两部分的比重则再依需求调整。

一般而言，若竞争对手的发明初步公开，并且该领域申请技术数量庞大时，可先完成提交引证案清单，将近似概念的案件搜集，助审查官确立前案范围，以扩大前案的近似案基础。不过，如果已经分析有明确的比对结果，则可以针对比对重点提供比对意见，制作意见理由，为审查官参考。

如今，在第三方意见作业要点草案公布，以上的实务经验思路，在新的作业要点中仍然为通用的。反之，第三方作业要点提供了意见提出的正式管道，让作业程序更臻明确。于此，众律国际法律事务所累积多年智财案件处理经验，能为您的布局提供精准的建议。

[1] 专利法施行细则第39条。

[2] 预告订定「发明专利申请案第三方意见作业要点」https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-879719-e3249-1.html 最后浏览日：2020/8/11。