以美国专利再审查平衡诉讼风险-再审查简介

众律国际法律事务所专利师林昱礽

2012-05-10

再审查简介

美国专利的再审查程序有二种：一是单方再审查（Ex Parte Reexamination）；一是多方再审查（Inter Partes Reexamination。美国专利改革法案以多方审视程序（Inter Partes Reviewing Proceeding）取代目前之多方再审查，预计于2012/9/16生效）。单方再审查任何人均可申请，且可匿名，总费用约一至二万美元；多方再审查限专利权人及其关系人（Patentee Owner and Its Privies）以外之第三人申请，不可匿名，且审查目标限申请日为1999/11/29当日或之后的美国专利，总费用约五到二十万美元。二种再审查程序之要件整理如下：

美国专利单方与多方再审查要件表

＊可专利性实质新问题：SNQ（Substantial New Question of Patentability）

＊专利上诉暨冲突复审委员会：BPAI（Board of Patent Appeals and Interferences）

＊联邦巡回上诉法院：CAFC（Court of Appeals for the Federal Circuit）

单方再审查与多方再审查的主要差异在于申请人的参与程度。对单方再审查而言，专利权人可于申请日起二个月内向CRU提交陈述书，除可说明可专利性之理由，亦可修改请求项，而申请人于收到该份陈述书复印件后二个月内可以提交意见，这是申请人于单方再审查程序开始后唯一的说明机会，有些律师会因此建议专利权人不要提交陈述书。倘单方再审查结果对专利权人不利，专利权人可以向BPAI及CAFC提出上诉。若专利权人于审查过程中曾以陈述书或答辩书针对SNQ存在与否向CRU提出不同意见，亦可以此为个别上诉之基础。至于申请人于单方再审查中是没有任何上诉机会的。

对多方再审查而言，申请人与专利权人有大致对等的参与机会。按规定，CRU需将其中一造所提出之文件之复印件提供予对造，当申请人收到专利权人针对官方通知所提出之答辩书的复印件后，30天内可以提交书面意见。倘多方再审查结果对可专利性不利，专利权人可向BPAI及CAFC上诉；反之，申请人也可向BPAI及CAFC上诉。

单方再审查与多方再审查的其它主要不同点还包括：

（1）多方再审查申请人不可匿名，且需载明关系人。单方再审查无此限制；

（2）多方再审查申请人及其关系人于当前的多方再审查结束前，未经CRU主管同意，不得针对系争专利提出另一多方再审查。单方再审查无此限制；

（3）多方再审查申请人及其关系人不得就先前审定之多方再审查或审结之专利诉讼中已提出或可得提出之信息再次申请多方再审查。单方再审查无此限制；

（4）多方再审查不得申请面谈。单方再审查于第一次官方通知后，专利权人可申请面谈；以及

（5）对于经由一多方再审查确认有效之请求项，该多方再审查之申请人不得依据先前审查过程中已提出或可得提出之信息来提起专利有效性诉讼。

另外，可专利性实质新问题（SNQ）是每件再审查请求案的基础，无论是单方或多方再审查，都必须至少有一个请求项具有SNQ，才有继续审查的机会。为了要证明有SNQ，申请人需利用专利或公开文件来证明有一个新的、非累积（New and Non-cumulative）的先前技术存在，该先前技术必须是在系争专利的专利申请过程中未曾被考虑过的，以及在先前的再审查过程中未曾被提出来的。在此需留意的是，其它专利有效性问题例如申请前已公开销售或公开使用等均无法作为再审查的依据，即便该些问题在诉讼审理时是纳入考虑的。

（待续）

注1：35 U.S.C. 301~307; 37 C.F.R. 1.501~1.570; MPEP 2200

注2：35 U.S.C. 311~318; 37 C.F.R. 1.902~1.997; MPEP 2600

注3：37 C.F.R. 1.181~1.183; 37 C.F.R. 1.515, 1.927; MPEP 1002, 2248, 2646

注4：Federal Register / Vol. 75, No. 122 / Friday, June 25, 2010 / Notices, Docket No. PTO–P–2010–0049

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