众律国际法律事务所  专利师林昱礽

2012-06-15

 

再审查目的

 

对于被控侵权人或潜在被控侵权人而言，再审查的目的可以归纳如下：（1）增加与专利权人之谈判筹码；（2）据以请求地方法院暂停诉讼（Stay of Litigation）；（3）作为非蓄意侵权（Non-Willful Infringement）的依据；（4）作为主张专利权人行为不正（Inequitable Conduct）的依据；以及（5）作为诉讼结果不利时之保险。分述如下：

 

（1） 增加与专利权人之谈判筹码：在诉讼风险明显且不可忽视的前提下，一份准备完整的再审查请求书，在提交至USPTO之前，适时适度地让专利权人知悉内容，可以增加专利权人的协商压力，进而为自己增加谈判筹码。即使最后没有向USPTO申请再审查，为此所作之准备也可以用在当前或将来的专利无效诉讼中，努力并不会白费。在此需注意的是，一旦向USPTO提交再审查请求，无论是单方或多方再审查均无法撤回。因此，若首要目的是授权谈判，那么申请人于提交再审查请求前，即应透露给专利权人知道以促进协商。另外，如果一多方再审查已开启，即便申请人与专利权人达成和解，PTO也不会因此撤销申请人的参与资格，倘若和解协议限制申请人继续参与再审查，申请人可以主动放弃后续参与的资格，而当申请人退出后，多方再审查程序实质上会变成单方再审查程序，其余利害关系人并不能藉此取代申请人参与再审查。

 

（2） 据以请求地方法院暂停诉讼：当系争专利同时系属于USPTO之再审查及地方法院之诉讼程序时，当事人可以请求地方法院暂停诉讼，藉以节省诉讼成本或增加对方协商压力。法院在考虑是否暂停诉讼时，通常最在意后续再审查期间还要多久。由于后续再审查期间可能从数个月到数年，因此想要说服法院暂停诉讼，一定要提出合理可信的再审查期间表，大部分法院至少要看到CRU发出第一次官方通知才会考虑是否暂停诉讼。

 

（3） 作为非蓄意侵权的依据：由于再审查同意令的核发意味着USPTO同意系争专利具有可专利性实质性新问题（SNQ），被控侵权人可以据以争执他是在相信系争专利是无效的前提下才实施该专利，再加上CAFC于In re Segate一案中提高蓄意侵权的判断标准，因此，再审查同意令可能成为反驳蓄意侵权指控的利器。不过目前地方法院系将再审查同意令视为蓄意侵权之众多考虑因素中的一项因素，来据以衡量是否合乎In re Segate案所建立之标准。另外，系争请求项修改与否也可能影响蓄意侵权的判断，举例而言，若系争请求项于审查过程中未被USPTO核驳或者于审定后仍能保持不变，则法院有可能会降低再审查对于蓄意侵权的影响比重，反之则可能有利于非蓄意侵权的主张。

 

（4） 作为主张专利权人行为不正的依据：由于专利申请过程中，专利申请人与参与申请之关系人有义务向USPTO揭露与可专利性有关之信息，否则可能会构成不正行为，使得专利无效。因此，倘若被控侵权人可以证明专利申请人有专利申请当时应揭露而未揭露之先前技术（例如其它国家对同一发明之专利申请所下达之核驳中所使用的引证案），并据以让USPTO开启再审查程序，即有较高的胜算向法院主张专利申请人有不正行为，系争专利应属无效。需注意的是，不正行为是否成立需同时衡量先前技术的客观相关度与专利权人的主观欺骗意图（亦即专利权人是否刻意欺瞒PTO），且客观相关度与主观欺骗意图为两独立要件，亦即不得仅因该先前技术与系争专利是高度相关的，即据以推定专利权人具有明显的主观欺骗意图（注）。

 

（5） 作为诉讼结果不利时之保险：USPTO与地方法院不相隶属，因此，除非是认定请求项无效之最终且不可上诉（或上诉程序终了）的决定，否则互不受对方审查/审理结果所拘束，而两边的上诉法庭都是CAFC，换言之，如果两边决定不同，最终的裁判是CAFC。一般而言，相较于地方法院法官或陪审团，USPTO拥有较多的专利审查专业与经验，尤其当系争专利内容相形复杂时，USPTO的专业与对可专利性标准的熟悉程度较能确保一个落在可预期范围内的审查结果，因此万一诉讼结果不如预期时，被控侵权人仍可期待一个相对正面的再审查结果。再者，USPTO与地方法院建构请求项范围（Claim Construction）的标准相当不同。再审查程序中，请求项范围之建构系基于它的最大合理解释；地方法院专利诉讼中，请求项范围之建构则是法官听取双方意见后所作出的「正确」解释，其范围通常会小于USPTO所采的最大合理解释之范围。换言之，USPTO的请求项解释方式会使系争专利曝露在较多先前技术的风险中，这给予再审查申请人较大的空间去挑战专利的有效性。