再审查潜在风险

 

由于USPTO之再审查程序与地方法院之诉讼程序是相独立的，申请人（即被控侵权人）与专利权人在同时处理再审查与诉讼时，会各自遇到不同的潜在风险。

同时面对再审查与诉讼时，在执行上，专利权人的主要难题是如何有效区隔诉讼团队与再审查团队（包括内部与外部专利法务人员、律师与专家证人）。于再审查程序中，专利权人与参与再审查之共同利害关系人（Patentee and its Privies）有义务正当且诚实地跟USPTO对话，该义务包含了揭露与可专利性有关的信息，一旦违反该义务，即可能构成不正行为，进而使专利无效。于此同时，在诉讼方面，法院可能会核发保护令来规范诉讼双方如何处理诉讼所涉及的机密数据，当一份机密资料与可专利性有关时，如果专利权人之诉讼团队与再审查团队区隔不清，再审查团队即可能背负着将该份数据提交予USPTO的义务，而使诉讼团队违反保护令；亦或为了遵守保护令不提交该份机密资料，而使再审查团队违反揭露义务，进而构成不正行为。尽管USPTO曾表示保护令范围内的信息在没有证据显示该信息可以公开的情况下是不需提交的，但为避免争议，许多诉讼律师选是会选择不参与再审查，以避免所持信息揭露与否的困扰，然而，这也造成了诉讼团队与再审查团队可能会出现立场或说法不一致的风险，尤其在请求项范围之建构与可专利性之解释方面可能出现分歧。因此，如何同步二个独立运作的团队是专利权人头痛的地方，当然，倍增的费用也是。

 

在申请人方面，虽然没有必要区隔诉讼团队与再审查团队，然而申请人最大的隐忧来自于自身的机密信息会否被专利权人用来修改请求项或撰写新的请求项，藉此一面限缩请求项范围以避开先前技术，一面将申请人之产品纳入修改后的范围里。理论上，诉讼中的任一方都不可以利用对方的机密信息来修改或新增请求项（无论是申请中或再审查中之专利），但由于举证不易，事前的防范可能会比事后的追诉来得有意义。因此，双方在协商订定保护令内容时，必须考虑到进行中或未来可能开启的专利申请或再审查程序，以拟出妥善的保护令，尤其申请人方面（被控侵权人）更应着力要求专利权人严格区分诉讼与再审查团队。

 

注：Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (CAFC 2011) (en banc)