众律国际法律事务所 专利工程师陈弘易

2012-07-04

 

国际优先权（right of priority）制度首见于<<保护工业产权巴黎公约>>，又称巴黎公约，系于1883年由法国、瑞士、意大利、危地马拉等十一个国家所签署，并于1884年7月7日生效，目前有173个缔约方（source: 维基百科）。中华民国虽然不是公约成员，但是在国内的专利法中，关于优先权的规定与巴黎公约中的优先权规定在精神上是一致的。优先权的规定，对于专利的审查面、专利的早期公开制度都有影响，以下将就不同的主题来浅谈优先权的规定所造成的影响面。

 

目前我国在专利审查制度上采先申请原则，亦即在进行专利实质审查时，对于专利要件的起始日判断是由专利申请日来定义（注：若由专利发明日来定义则称为先发明原则）；美国也将于2013年3月16日正式改为先申请制，因此该制目前为国际上进行专利审查的主流原则。这两个不一样的制度对于企业在创新技术上的保护策略将产生不同的影响，在先申请原则的国家中，对于一项有众多竸争者的先进技术，若企业想对其技术研发成果进行保謢，就必须以及早申请专利作为优先策略。尤其对于一家国际性的公司而言，她所面对的市场并不限于一个国家，因此在专利申请上，可能要考虑到不同国家的法律规定、各个市场的重要程度、以及专利申请文件准备等因素，而有了在不同国家申请日相异的状况，此时便可依据各个国家对于优先权的规定来请求该权利，以免由于申请日的落差而造成竞争对手有机可趁，而使得辛苦的研发被人坐享其成。

 

中华民国专利法（以下简称专利法）第二十七条规定，「申请人就相同发明在与中华民国相互承认优先权之国家或世界贸易组织会员第一次依法申请专利，并于第一次申请专利之日起十二个月内，向中华民国申请专利者，得主张优先权。……主张优先权者，其专利要件之审查，以优先权日为准。」基本上，WTO成员国或与我国签订互惠协议之国家，该国之申请案为于我国主张国际优先权之基础案，反之亦然。

 

这里针对国际优先权说明了两个重点。第一，优先权的行使必需要在国外专利申请日起的十二个月内，向国内主管单位要求优先权，并以该国外专利的申请日作为优先权日；第二，当专利进入实体审查后，对于专利要件的起始日，便以该优先权日为依据，如此日后在审查该专利技术与他人相似技术的比较时，便能获得日期优先上的保障。

 

而两岸之间于2010年6月29日签署「海峡两岸知识产权保护合作协议」之后，确立了两岸优先权的互相承认，使得大陆申请案得依据专利法第二十七条，作为在台湾主张优先权之基础案；相反地，台湾申请案也得作为在大陆主张优先权之基础案。

 

专利法第二十九条规定，「申请人基于其在中华民国先申请之发明或新型专利案再提出专利之申请者，……有下列情事之一者，不得主张之：一、自先申请案申请日起已逾十二个月者……前项申请案自其申请日起满十五个月，视为撤回。先申请案申请日起十五个月后，不得撤回优先权主张。……主张优先权者，其专利要件之审查，以优先权日为准。……」这里针对国内优先权说明了几个重点。国内的优先权申请期限，一样为十二个月；而且准专利权人在同一个国家内针对同一个发明申请第二次专利并请求优先权，可见原专利已不足以代表该发明的完整揭示，又或者是发明人对于该发明有更好的想法。因此，法条中规定，若针对某一专利案请求专利权，原专利自其申请日满十五个月后，视为撤回，且由第二件专利取得该优先权日，进行专利审查。另外，当专利进入实体审查后，对于专利要件的起算日，亦是以该优先权日为依据

 

专利法第三十六条规定，「专利专责机关接到发明专利申请文件后，……自申请日起十八个月后，应将该申请案公开之。……如主张优先权者，其起算日为优先权日之次日；……」，因此若请求优先权并获准，则十八个月后的早期公开动作乃是以优先权日之次日开始算起。

有趣的是，优先权日并未影响到专利权的有效日期。专利法第五十一条规定，「……发明专利权期限，自申请日起算二十年届满。」，且其后并未有其他优先权对于专利权期限的相关但书，因此，专利权有效日期的计算，依然是以该专利的申请日为起始点。