众律国际法律事务所 专利工程师陈弘易

2012-07-16

 

在美国专利申请流程当中，有很多不同于其他国家的做法；例如暂时申请案、多样化的延续案申请程序、无限次数的请求延续审查案、以及重新领证案等等。其中延续案又分为延续申请案、部分延续申请案、以及分割申请案等等。在实务上，专利申请权人进行延续案申请的目的，可归纳为：继续审查程序、磨耗审查委员、延长专利年限、延后专利公开时间、撰写新的请求项以涵盖市场上新产品、强化专利、维持申请历史之洁净等等[1]。以下就上述的特殊申请流程一一介绍。

 

暂时申请案

 

暂时申请案即provisional application（以下简称PA）。专利申请权人在备妥说明文件，向美国专利局提出PA申请即可，但必须在PA申请的12个月之内提出相关的正式专利申请，否则该PA即自动失效。该正式专利的申请可以PA申请日做为审查专利要件的优先权日，但专利权期限的起始日期，则是以正式专利申请日起算，因此可得到优先权日和专利权日上的优势。

另外，虽然美国的专利制度规定，允许一件发明在公开之后的一年内再提出专利申请，但考虑到准备专利申请文件需要花费时间，因此可以利用PA案来争取其优先权日上的优势，而美国国外的专利申请也可利用此PA案主张其国际优先权。

PA案另外的附加价值，是其申请后可以合法地在相关发明产品上加上「patent pending」的说明[2]，可作为产品宣传的手段之一。

 

延续申请案

 

延续申请案即continuation application（以下简称CA）。CA必须在原申请案（即母案）放弃或是获证之前提出申请，并以母案的申请日作为其有效申请日以及优先权日。CA案说明书所揭示的内容与母案相同，即其并未提出新事物，乃与母案为相同之发明，惟CA案的申请权利范围可以不同于母案。由于CA案与母案的说明书内容相同，因此不能增加新的发明人。CA在实务上可利用于争取专利答辩的空间，例如受到核驳之母案请求项可以先自母案中移除继续进行母案答辩，然后再以CA案将该移除之请求项或是稍加修改后进行申请，使得母案的流程可以较顺利地进行，以期及早取得母案专利权，而又能最大限度地维持权利范围；CA案的审查委员与母案有可能并非同一人，因此在核驳答辩的过程中，有些观念与说法若无法完全取得审查委员的认同，申请CA案也是一条可行之路；另外在商业手段应用上，观察市场上相关产品的推出，然后以CA案增加请求项使其产品落入字义侵权，也是可能的做法。

 

部分延续申请案

 

部分延续申请案即 continuation-in-part application（以下简称CIP）。与CA案不同的是，CIP案乃以增加新事物，再加上母案中已揭示的全部或部分内容来提出申请。由于内容包含新事物，CIP案可能增加新的发明人。CIP的好处是可主张母案的有效申请日以及优先权；但由于该新事物的部分乃在CIP案时才提出，因此实际审查时，新事物的专利要件审查还是必须以CIP的申请日为依据。实务上当母案在核驳答辩上遇到瓶颈，而需要以新事物来增加其可专利性或是辅助说明时，就可能提出CIP案；另一个好处是CIP案可能分派给不同的审查委员，而使得母案中的专利要件获得重新检视的机会。

 

分割申请案

 

分割申请案即division application（以下简称DIV）。在专利第一次核驳时，审查委员认为母案的申请专利范围乃源自多个不同发明，而发出「限制性请求」（requirement for restriction），要求申请人选择其中一个发明再继续专利审查时，申请人可就未选择的其他发明进行DIV案的申请。DIV案必须在母案放弃或是获证之前提出申请（母案仍为Pending状态）。

 

请求延续审查案

 

请求延续审查案即request for continued examination（以下简称RCE）。RCE必须在申请人收到最终核驳审定书（final office action）后六个月内提出，进行答辩以期审查委员能了解答辩书中可专利性的论点，之后审查委员可能就此RCE案发出一般核驳审定书（non-final office action），也因此争取到了该专利案被核淮的可能空间。不同于CA、CIP、DIV是基于同一母案衍生而出的新申请案，RCE并非一新申请案，而是在申请案被核驳（收到Final OA）之后，认为申请案仍有经过修改而予以核准之空间，而请求USPTO针对该申请案重启审查程序，该程序类似我国发明专利之再审查申请，不同的是，除有特别状况之外，乃就相同的说明书内容以及申请权利范围进行申请，其RCE之审查委员亦通常为同一人。

 

提出RCE时应当对申请专利范围提出实质的修改，而产生New Issue以供审查委员对于「未曾审查过」的申请专利范围进行审查。若未修改申请专利范围，或申请专利范围的修改并没有产生实质的改变（例如仅是将Final OA被核驳的附属项合并于被核驳的独立项），而仅有针对Final OA核驳的理由提出答辩，通常在提交RCE之后，会迅速得到USPTO发下的另一次Final OA。而有New Issue时，审查委员才会发下Non-Final OA，以供申请人进行响应。RCE可以无限次数地提出，若实务上已无New Issue可以产生，或是认为审查委员提出的Final OA理由不合理，则程序上进行诉愿（Appeal）申请，而非持续提出RCE而不提出New Issue。但诉愿程序之费用昂贵且时间上较为冗长，因此实务上仍多以提出RCE为优先考虑。

 

重新领证案

 

重新领证案即reissue application。在一专利获证并取得专利权后，当专利的内容有不小心造成的错误，因而造成专利的无法施行或专利无效，此时专利权人有权利申请重新领证，以弥补该错误的缺陷。

重新领证后的专利案，其专利权范围可能扩大或是缩小。法律规定，由于扩大范围可能影响到公众利益，因此必须在专利获证日的两年内提出申请；至于缩小专利范围的重新领证案则在专利权有效期间内皆可提出申请。另外，扩大或是缩小专利权的重新领证专利，都只能从重新领证日起主张其专利权；而领证前就已进行的合法行为，例如不侵权的制造、贩卖等等，在该专利重新领证之后都可以继续进行，而不被视为侵权。

 

 

 

参考数据及链接：

1. 高鼎懿，「美国专利延续案与布局策略之分析」,国立交通大学管理学院硕士在职专班科技法律组硕士论文中华民国九十七年十月。

2. http://www.uspto.gov/faq/patents.jsp