权利金支付是否会影响专利授权：Tessera, Inc. vs ITC一案
专利师 杨智成
2012-08-14

壹、案件背景：

Tessera, Inc. v. International Trade Commission  (Fed. Cir. 2011)
原告Tessera向美国国际贸易委员会（ITC）起诉，主张被告Elpida Memory, Inc.等18家公司违反美国关税法第337条之规定，其系侵害原告之美国发明专利U.S. Patent No. 5,663,106。ITC宣告被控侵权产品部分来源为Tessera之被授权人，因此Tessera公司的专利权利耗尽，被控侵权者未违反美国关税法第337条之规定。原告不服，遂向ITC申请复核，委员会作出最终决定（Final Determination），维持行政法官认为不违反美国关税法第337条之见解，认系争专利已发生权利耗尽之裁定。原告不服，遂上诉联邦巡回上诉法院（CAFC）。

贰、法院判决：
 

一、本案争点：
 

(一)、U.S. Patent No. 5,663,106号专利是否因有权贩卖（Authorized Sale）而引发专利权利耗尽？
 

(二)、被授权人未依期缴付约定之权利金是否会影响先前之专利授权？
 

二、判决要旨：
　　

首先，本案主要之争点为被授权人是否为有权贩卖。Tessera公司主张授权契约中约定「当被授权人或第三人满足权利金支付义务时，被授权人始于授权产品范围内取得授权」，因此被授权人未支付权利金之同时，被授权人之贩卖应该被排除许可（Exclusion from License），即应为无权贩卖。上诉法院则认为，授权契约已明确允许被授权人贩卖专利产品，并且于销售完毕后依销售实际状况支付权利金，依契约之文义解释，即使被授权人嗣后违约或迟延交付权利金也不应影响先前所为之有权贩卖。反之，若出卖人未支付权利金即导致交易转换为无权贩卖，则会使得被授权人之每笔交易与每件产品均充满不确定性，不仅影响交易流通安全，更会使第三人无从了解是否购买到侵权物品，更与专利权利耗尽原则限制专利权人持续控制产品获利之精神大异其趣。缘此，本案上诉法院最后表示，违反授权契约仅会影响「专利权人与被授权人间」后续的权利义务关系，属于私约之争议，「被授权人与买受人」间的交易并不会自有权贩卖转换为无权贩卖。因此本案法院维持ITC见解，认定U.S. Patent No. 5,663,106号专利已因被授权人之有权贩卖而引起权利耗尽，原告上诉无理由。
参、判决研析：
 

一、专利权利耗尽原则：
    

专利法赋予专利权人专有排除他人未经其同意而制造、为贩卖之要约、贩卖、使用或为上述目的而进口专利物品之权。专利权人依专利法所赋予之权利，自己制造、贩卖或同意他人制造、贩卖其专利物品后，已从中获取利益，若对于自己制造、贩卖或同意他人制造、贩卖之专利物品再主张专利权，将影响该专利物品之流通与利用。为解决此种私权与公益平衡之问题，乃发展出「权利耗尽原则」（principle of exhaustion）。依据此理论，专利权人自己制造、贩卖专利物品或同意他人制造、贩卖之专利物品第一次流入市场后，专利权人已经行使其专利权，就该专利物品之权利已经耗尽，不得再享有其他权能。
权利耗尽原则分为国内耗尽原则及国际耗尽原则。采国内耗尽原则者，侧重专利权人之保护，专利权只会因将专利物品投入国内市场而权利耗尽，不因在国外实施而耗尽，专利权人仍享有进口权，故他人未经专利权人同意而进口专利物品于国内，仍构成侵权。采国际耗尽原则者，侧重公共利益之保护，即使专利权人将专利物品投入国外市场，亦造成包括进口权之权利耗尽，无法禁止他人进口该物品。真品平行输入（genuine goods parallel importation）是否侵害专利权，顸视采国内耗尽原则或国际耗尽原则而定。采国内耗尽原则者，专利权人仍然享有进口权，不允许真品（专利权人自己制造、贩卖或同意他人制造、贩卖之专利物品）自国外平行输入。采国际耗尽原则者，因专利权（包含进口权）已耗尽，对于真品之进口行为，不得主张权利。

二、代结论：

专利权利耗尽原则之宗旨系在专利权人之利益与公共利益间取得平衡，规定专利权人于专利物品销售以后，即丧失该物品之贩卖权及使用权，任何人合法取得该物品后即可自由让与他人或依其意使用，专利权人无权干涉之。承上，此原则之目的系解除专利权人对已销售物品之控制，防止专利权人重复收取权利金获取不当之利益，并保护专利物品能在市场上自由流通、充分利用。

再者，本案法院援引美国联邦最高法院Quanta案之见解，认为专利权利耗尽原则的判断标准为产品之交易是否归属于「有权贩卖」，而与契约上所载明之条件无关。本案中被授权人为有权贩卖，因此专利权于物品销售后即立刻发生耗尽，纵使嗣后被授权人违约未缴纳权利金也不会与有权贩卖有所抵触，当然更不会构成专利侵害或专利品无权贩卖；至于违约的部分可以透过契约法予以处理。

参考数据
1. 专利法逐条释义，经济部智慧财产局，民国094年03月
2. 出卖人与专利权人之违约关系不影响产品为有权销售之认定，科技产业信息室
http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/casefocus/2011/pclass_casefocus_11_024.htm (最后浏览日 2012/08/14)
3. 美国337条款简介，中华智慧资产经营管理协会第30期电子报
http://www.ipama-age.org/news/A20090312.html (最后拜访日 2012/08/14)
4. Tessera, Inc. v. International Trade Commission, No. 10-1176 (Fed. Cir. May 23, 2011)