从侵权角度讨论以手段功能用语表示之申请专利范围(一)
专利师 杨智成
2012-08-22

一、前言

「专利」不仅仅是产业界以及学术界用以评估竞争力的关键性指标，专利侵权诉讼同样在商业战争中扮演着相当重要一环。在判断待鉴定对象是否侵害一专利时，于实务上，首先需要解释所述专利的申请专利范围，方能比对解释后之申请专利范围与待鉴定对象。申请专利范围除了可以是专利专责机关审酌衡量申请专利之技术是否具备新颖性与进步性之重要凭借外，更是司法机关解释与判断专利权范围之依据，故申请专利范围实为专利申请与专利侵害实务上最主要之法律文件。

本报告主要以「手段功能用语(means plus function)」表示技术特征之申请专利范围为例，根据我国专利法、专利法施行细则、专利审查基准汇编、判决，并参考美国的聯邦巡回法院判决、美国专利审查程序手册，透过讨論本国判例、诉愿委员会的决定与美国聯邦巡回法院的判决，归纳出手段功能用语之解释与应用原则，并归纳出中文专利說明书利用手段功能用语界定申请专利范围时应该注意之事项。

二、现况分析

侵权种类概述

专利权之侵权态样大致上可区分为「直接侵害」及「间接侵害」。然而，我国除了对于「直接侵害」于现行专利法有相关规定外，智慧财产局考虑产业现况以及智慧财产法院甫上路等原因，并未将专利权的「间接侵害」纳入修正草案。因此，就现况而言，我国专利法所称之侵权行为系指对于物品专利权或方法专利权之「直接侵害」行为，所述「间接侵害」行为并不包括在内。

更进一步来说，我国专利法第56条由智慧财产局所做的解读中，认为该条之适用原则为申请专利范围全部之必要构成要件，因此在申请专利范围内记载复数要件时，不得仅就复数要件其中之一，主张独立之技术范围。由此可知，专利法第56条适用于专利侵害判断中的全要件原则，属于侵权态样中的「直接侵权」。惟实务上侵权态样并非只有直接侵权，关于侵权态样目前美国专利法第271条规定则较详尽，其将侵权种类分为直接侵权和间接侵权（又分为诱引侵权以及辅助侵权）。诱引侵权指积极诱引侵权他人专利的人应负侵权责任。辅助侵权则是仅生产、制造专利权中核心部分，虽不符合直接侵权中的全要件原则，但仍属间接侵权。间接侵权于我国目前仍不算侵权。即使先前我国虽拟将间接侵权纳入专利法，但最新的专利法修正草案中仍未新增间接侵权之相关规定。

参考我国智慧财产局订颁的「专利审查基准」与「专利侵害鉴定要点」，专利侵害之鉴定流程的第一要务就是「解释申请专利范围」，接着方进行「比对解释后之申请专利范围与待鉴定对象」，所述「比对解释后之申请专利范围与待鉴定对象」又包括「解析申请专利范围之技术特征」、「解析待鉴定对象之技术内容」、「基于全要件原则（all-elements rule / all-limitations rule），判断待鉴定对象是否符合『文义读取』」、「基于全要件原则，判断待鉴定对象是否适用『均等论』」等步骤。于实务上，不同领域之专利适合的申请专利范围之记载形式未必相同，参考台湾近年来产业结构的调整与工业技术的演进，有关电子电路、计算机软硬件、电子商务系统等技术領域的专利申请案急速成长，而此等技术领域的专利申请范围之技术特征往往以手段(或步骤)功能用语的方式撰写，因此手段功能用语对申请专利范围的界定来说非常重要，也是值得讨论的课题。

「手段功能用语」

在专利申请实务上，在一个具有多个构成要件的发明中，各构成要件通常会达成某种功效，并且具有达成该功效的多种技术手段。为使专利申请范围能够涵盖上述多种技术手段，手段功能用语便成为专利人员的最佳工具。

详言之，物之发明通常应以结构或性质界定申请专利范围，方法发明通常应以条件或步骤界定申请专利范围，若某些技术特征无法以结构、性质或步骤界定，或以功能界定较为清楚，而且依发明说明中明确且充分规定之实验或操作，能直接确实验证该功能时，得以功能界定申请专利范围。另外，专利法施行细则第18条第8项规定：「复数技术特征组合之发明，其申请专利范围之技术特征，得以手段功能用语或步骤功能用语表示。于解释申请专利范围时，应包含发明说明中所叙述对应于该功能之结构、材料或动作及其均等范围」。换句话说，手段功能用语的用途在于简化申请专利范围的文字叙述，亦即，技术特征可在不详述构成要件之结构、材料或动作的情形下，以一种实现某一特定功能之手段或步骤来表示。

参考美国专利法则规定于35 USC 112第6项：「An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof」。两者用语几乎一致，可知我国对于手段功能用语应是由美国专利法直接沿用。

另外，专利审查基准第2-9-18页至2-9-22页之说明就「手段功能用语或步骤功能用语」之判断，得以专利请求项中之记载是否符合下列三项条件为判断基础，倘符合者，即可认为其为手段功能用语或步骤功能用语：

1.使用「…手段（或装置）用以（means for ）…」或「…步骤用以（step for）…」之用语记载技术特征；

2.「…手段（或装置）用以…」或「…步骤用以…」之用语中必须记载特定功能；

3.「…手段（或装置）用以…」或「…步骤用以…」之用语中不得记载足以达成该特定功能之「完整结构、材料或动作。」

这三项条件同样的也见于美国MPEP 2181中，由此可知我国不仅在手段功能用语法条上直接使用美国专利法之规定，连对于手段功能用语的判断原则也如出一辙。

「专利侵害鉴定要点」第33页第10点中提到了相关的内容，如「手段功能用语」之解释必须增加发明说明中所叙述对应于该功能之结构、材料或动作之限制内容。因此，解释该种请求项时，该技术特征仅能包含发明说明实施方式中对应于该功能之结构、材料或动作，及该发明所属技术领域中具有通常知识者不会产生疑义之均等物或均等方法，以认定其专利权范围。由于手段功能用语并未具体描述各组件之结构、材料或动作，仅有功能性叙述，因此常被误认为以手段功能用语可获得较大的保护范围。

然而，事实上如上方所述，均等物的解释仅限于「发明说明实施方式」中对应该功能的结构、材料或动作。和均等论相比，均等论之适用范围并不限于說明书中所揭露及其等效者。因此本组认为，专利法施行细则第18条第8项所称之「均等范围」并非等同「均等论」之判断方式。「均等范围」实质上仅限缩于「发明说明实施方式」中对应该功能的结构、材料或动作。

参考数据:

1. Construing the "Function" of a Means-Plus-Function Claim Element www.patentlyo.com

2. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2181

3. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2183

4. 专利判决解析 陈启桐 专利师杂志

5. 功能记载之申请专利范围之解释 刘国赞 专利师杂志

6. 手段功能用语之解释与应用 劉尔顺 世新大学法学院硕士论文

7. 智慧财产法院判决书 (98,行专诉,41)