从侵权角度讨论以手段功能用语表示之申请专利范围(二)
专利师 杨智成
2012-08-29
壹.「手段功能用语」或「步骤功能用语」之认定与解释缺乏能够一体适用之规范，使得每个个案都需要依照事实加以判断，而在往后无论在专利申请过程或专利侵权诉讼中，难免徒争纷争。以下列出实务上可能会遇到的若干问题：
一.手段功能用语的认定问题：在以手段功能用语的角度解释请求项的权力范围之前，必须先判断该请求项是不是以手段功能用语写成。那么，什么形式的请求项语句可被「认定」为手段功能用语？《发明专利审查基准》第9章「计算机软件及相关发明」中有关手段功能用语句之认定的三项原则是否应适用于其它申请标? 手段功能用语记载的申请专利范围如何才算明确？
二.手段功能用语的权力范围解读问题：虽然专利施行细则规定在解释以手段功能用语写成的申请专利范围时，应包含发明说明中所叙述对应于该功能之结构、材料或动作及其均等范围，然而，「均等范围」究竟该如何判断？手段功能用语之权力范围解读是否适用均等论？若手段功能用语与结构性描述混合时该如何判定？请求项中所有组件之均等范围判断应不分重要性或是否为发明本质而予以相同的判断标准吗？「专利侵害鉴定要点」虽就专利法施行细则所规定的「均等范围」提出「该发明所属技术领域中具有通常知识者不会产生疑义之均等物或均等方法」之说明，但仍缺乏一种明确的比对标准。
贰.实务判决分析
案例1：智慧财产法院(98,行专诉,41) 本件其中一个争点在于系争专利申请专利范围是否为手段功能用语。判决书中提到：
本件系争专利申请专利范围第1项揭示：「一种影音信号传接处理装置，包括：一影音译码器，用以接收相对应之…一桥接器，用以接收该第一数字影像信号…」，其中「影音译码器」与「桥接器」虽未有「装置」一词，惟其与「影音译码器装置」与「桥接器装置」于语意上并无不同，况且，此一「装置」等手段功能用语乃系翻译自「means for」等外文，是以着重者在其手段功能，不在其用字遣词，所使用之文字并非为唯一之表达方式，实际上仍应就其上下文个案判断。以本件而言，「影音译码器」与「桥接器」所表达之功能应已符合(前述「手段功能用语或步骤功能用语」之判断3项条件之)第1项条件使用「装置用以」之用语记载技术特征，应无疑义。
「影音译码器」与「桥接器」皆为电子装置之功能方块，每一功能方块可由特定之电子电路硬件完成，其可独立封装为IC，亦可藉由软件执行译码或桥接之信号转换，…，符合第2项条件之该用语中必须记载特定功能。
系争专利申请专利范围第1项中关于「影音译码器」与「桥接器」仅记载其输入与输出信号及处理该些信号之功能，惟未记载任何足以达成该特定功能之完整结构或材料，是其亦符合上揭第3 项判断条件之该用语中不得记载足以达成该特定功能之完整结构、材料或动作。由上述之说明可知，对于系争专利申请专利范围第1项中关于「影音译码器」与「桥接器」等技术特征应为手段功能用语。
特别的是，本案件中也提出了以手段功能用语表示的申请专利范围经更正后的认定问题：更正内容系请求在申请专利范围请求项中加入之一排除先前技术之负面表列技术特征，即：「该影音信号传接处理装置不作信号压缩之处理」，此种部分功能排除之更正行为，内容亦为一功能性描述，更正后亦不影响其是否属手段功能用语请求项之判断，换言之，更正前与更正后对于系争专利申请专利范围是否为「手段功能用语请求项」，以及其专利申请范围之解读并无不同。
案例2：台中地方法院(96,智,13)
在Shimano诉Sram案中，台中地方法院指出「该『传动装置』：『其系可将作动本体从起始位置至变速位置的位移转换成控制本体之转动位移，其中传动装置包括数个棘轮齿』仅是记载了特定功能，但未记载足以达成该特定功能的完整结构，因此，该『传动装置』虽然没有『手段（或装置）用以』之语言，仍然应认定为手段功能用语，解释者必须以该专利说明书及图式所揭示之结构或均等物予以解释。」
案例3：(Overhead Door Corp. v. Chamberlain Group, Inc.案)
于Overhead Door Corp. v. Chamberlain Group, Inc.案中，申请专利范围系「…a plurality of radio transmitters with different codes, said memory selection second switch means being adapted to select a first position at a time…」，巡回法院认为申请专利范围限定条件叙及「内存选择开关手段，系用以选择第一位置…（memory selection switch means being adapted to select a first position ...）」应被解释为手段功能用语限定条件。
小结
由上述3个案例可知，原则上请求项用语若使用「手段（或装置）用以」或「means for」，即可推定为手段功能用语。惟若没有使用「手段（或装置）用以」或「means for」，是否即非手段功能用语则须依个案认定。若仅是记载了特定功能，但未记载足以达成该特定功能的完整结构，仍有可能被认定为手段功能用语。另外， USPTO在2011年2月份的发布的「Supplementary Examination Guidelines for Determining Compliance With 35 U.S.C. 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications [Docket No.: PTO–P–2010–0088]」中，认为下方所列的属于非结构用语（non-structural terms），符合35 USC 112第6项，为手段功能用语：mechanism for，module for，device for，unit for，component for，element for，member for，apparatus for，machine for，system for。而下方所列的，则属结构用语（structural terms），不符合35 USC 112第6项，不是手段功能用语：circuit for，detent mechanism，digital detector for，reciprocating member，connector assembly，perforation，sealingly connected joints，eyeglass hanger member。当然且不意外地，USPTO补了这句话：「This list is not exhaustive」。上述所列的仅是由众多判例而来的，绝非完整彻底。本组认为有前例可供参考固然好，但每个个案的案情都是独一无二，应该还是依个案认定。
参考数据:
1. Construing the "Function" of a Means-Plus-Function Claim Element
2. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2181
3. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2183
4. 专利判决解析 陈启桐 专利师杂志
5. 功能记载之申请专利范围之解释 刘国赞 专利师杂志
6. 手段功能用语之解释与应用 劉尔顺 世新大学法学院硕士论文
7. 智慧财产法院判决书 (98,行专诉,41)
8. 台中地方法院判决书 (96,智,13)
9. 智慧财产法院判决书 (97,民专诉,18)
10. 智慧财产法院判决书 (97,民专诉,22)
11. 智慧财产法院判决书 (98,民专上,19)
12. 智慧财产法院判决书 (99,行专诉,47)
13. 智慧财产法院判决书 (99,民专上,5)
14. 智慧财产法院判决书 (98,民专上,22)
