本次专利法之主要修正要点
专利工程师 刘哲郎
2012-09-03



专利法（以下简称本法）自三十三年五月二十九日制定公布，并自三十八年一月一日施行，历经八次修正，最后修正日期为九十二年二月六日。

随着知识经济崛起，无形智能财产权已取代传统资产，成为企业管理及国家发展之重要资源，故协助产业创新研发，提升国家整体竞争力，已成为政府当前之首要目标。近年来，政府鼓励创新研发、对于推动落实智慧财产权保护格外重视，尤其是专利权，更是促进社会进步及产业竞争之首要利器，与科技发展及国家竞争力息息相关，亦为衡量国家现代化程度之重要指标。

为鼓励产业创新研发，提升我国经济实力及产业竞争力，并为推动六大新兴产业中，与生物技术、绿色能源及精致农业等至为攸关之国内重要产业发展，及提升专利审查质量之需要，兼以国内外产业竞争，因应全球化趋势影响，具有国际性之专利制度，尚应与国际规范相调和。经持续观察国际智慧财产权环境变迁，密切关注各国专利法修正动态，并配合科技高度发展，除研议各项专利修正议题，自九十五年起陆续召开十五场公听会外，同时对于现行法之施行情形，亦广纳各界意见，积极检讨有无不足或尚须修正之处，经整合后，现行专利制度有再修正之必要，并自九十八年二月起再召开八场公听会，听取各界意见，爰拟具「专利法」修正草案，并且新修正之专利法，于中华民国100年12月21日经总统公布后，行政院于101年8月22日以院台经字第1010139937号令定自102年1月1日施行。

主要修正要点：
经济部智慧局系罗列共达20项之修正要点如下：
一、明确界定创作之定位
创作为发明、新型及设计之上位概念，为避免创作系「新型」或「设计」之误解，及解决现行法对于「创作」有广、狭范围不一之情况，爰将发明、新型与设计并列为创作之类型。（修正条文第一条）

二、变更新式样专利名称为「设计专利」
兹为符合产业界及国际间对于设计保护之通常概念，及明确表征设计保护之标的，爰参考国际立法例，将现行「新式样」一词修正为「设计」。（修正条文第二条及第一百二十一条）

三、增订发明、新型及设计之「实施」之定义
按「实施」包括「制造、为贩卖之要约、贩卖、使用或为上述目的而进口」等行为，应属「使用」之上位概念，为解决现行本法对于「使用」与「实施」之用词不一，所产生解释上之困扰，爰增订实施之定义，并修正相关条文「实施」与「使用」之用语。（修正条文第二十二条、第五十八条、第八十七条、第一百二十二条及第一百三十六条）

四、修正优惠期之适用范围并增订其事由
将于事实发生后六个月内申请发明及新型专利之优惠期适用范围，由现行仅及于新颖性，修正为包含新颖性及进步性（在设计专利者，为创作性），扩大优惠期之适用范围；于得主张优惠期之事由，新增依己意于刊物发表者。（修正条文第二十二条及第一百二十二条）

五、将申请专利范围及摘要独立于说明书之外
配合国际立法趋势，将现行说明书包含「申请专利范围」及「摘要」，修正为独立于说明书之外。（修正条文第二十三条及第二十五条）

六、增订说明书、申请专利范围及图式以外文本提出之相关配套规定
明定以外文本提出申请者，其外文本不得修正，并配套引进误译订正制度之规定；授权订定外文本外文种类之限定及其应载明事项之办法。（修正条文第二十五条、第四十四条、第六十七条、第一百零六条、第一百十条、第一百二十五条、第一百三十三条、第一百三十九条及第一百四十五条）

七、导入复权规范
为鼓励创新、保护研发之成果，增订申请人或专利权人如非因故意而未于申请时主张优先权、视为未主张或未依时缴纳专利年费，致生失权之效果者，准其申请回复之机制。又回复专利权之效力，不及于原专利权消灭后至准予回复专利权公告前，以善意实施或已完成必须之准备者。（修正条文第二十九条、第五十二条、第五十九条及第七十条）

八、放宽申请分割时点之限制
实行发明专利核准后分割制度，增订申请人于初审核准审定书送达后三十日内得提出分割申请之规定。（修正条文第三十四条）

九、完备审查中之修正制度
「补充、修正」之用语改为「修正」，删除申请人主动提出修正之时间限制；为免延宕审查时程，增订「最后通知」制度，申请人于专利专责机关为最后通知后，申请专利范围之修正，仅得就特定事项为之；违反者专利专责机关得径为审定。（修正条文第四十三条）

十、修正有关医药品或农药品之专利权期间延长相关规定
放宽申请医药品或农药品之专利权期间延长之规定，删除现行本法规定为取得许可证无法实施发明之期间须于公告后二年以上之限制；增订专利权届满时尚未审定者，其专利权期间视为已延长；核准延长发明专利权期间之范围，仅及于许可证所载之有效成分及用途所限定之范围。（修正条文第五十三条、第五十四条及第五十六条）

十一、增订并修正专利权效力不及之事项
增订非出于商业目的之未公开行为、专利权人依第七十条第二项规定回复专利权效力并经公告前，以善意实施或已完成必须之准备者、以取得药事法所定药物查验登记许可或国外药物上市许可为目的，而从事之研究、试验及其必要行为，均为专利权效力不及之事项；复按权利耗尽原则究采国际耗尽或国内耗尽原则，本属立法政策，无从由法院依事实认定，本次修正明确实行国际耗尽原则。（修正条文第五十九条及第六十条）

十二、明确界定专属授权相关规定
明定授权得为专属授权或非专属授权、专属授权之定义与专属授权及非专属授权之再授权规定。（修正条文第六十二条及第六十三条）

十三、修正举发相关规定
废除依职权审查之制度；修正得提起举发之事由，并明定其举发事由依核准审定时之规定，惟因分割、改请或更正超出申请时所揭露之范围，或更正实质扩大或变更公告时之专利权范围者，因该等事由均属本质事项，核准审定时举发事由虽未规定，仍得举发；另就程序规定部分，增订得就部分请求项提起举发、举发之审查得依职权审酌、合并审查、合并审定及举发审定前得撤回等规定，并删除依职权通知更正之规定。(修正条文第七十一条、第七十三条、第七十五条及第七十八条至第八十二条)

十四、修正专利特许实施之规定
将「特许实施」名称修正为「强制授权」，并修正其相关规定，包括申请事由、要件，并须于作成强制授权处分时，同时核定补偿金。（修正条文第八十七条至第八十九条）

十五、增订有关公共卫生议题之规定
配合世界贸易组织（WTO）为协助开发中国家及低度开发国家取得所需专利医药品，以解决其国内公共卫生危机，强制授权生产所需之医药品，并明定适用本机制申请强制授权之范围。（修正条文第九十条及第九十一条）

十六、修正专利侵权相关规定
依据权利人民事救济请求权之性质，明定损害赔偿请求权及侵害排除防止请求权之规定；损害赔偿之请求以侵权行为人主观上有故意或过失为必要。增订得以合理权利金作为损害赔偿计算之方式，就权利人之损害设立法律上合理补偿底限，并适度免除举证责任之负担。另为厘清专利标示规定之用意，删除未附加标示者，不得请求损害赔偿之规定。（修正条文第九十六条至第九十八条）

十七、新型专利制度整体配套规划修正
就同一人于同日以相同创作，分别提出发明及新型专利申请者，增订于发明核准审定前通知择一之规定，选择发明者，其新型专利自始不存在，选择新型者，其发明不予专利；增订新型修正明显超出申请时之范围者，作为不予专利之事由；修正新型专利权人行使权利应尽之注意义务；新型专利更正实行形式审查制，但与举发案合并审查时，采实质审查并合并审定。（修正条文第三十二条、第一百十二条、第一百十七条及第一百十八条）

十八、设计专利制度整体配套规划修正
开放设计专利关于部分设计、计算机图像及使用者图形接口设计（Icons & GUI）、成组物品设计之申请；新增衍生设计制度，并废止联合新式样制度。（修正条文第一百二十一条、第一百二十七条及第一百二十九条）

十九、增订过渡条款
本次修正重点包括新增得主张优惠期之事由、发明专利初审核准审定后得提出分割申请、新型专利单纯更正申请采形式审查、修正举发、更正及设计专利相关规定等事项，皆属专利制度重大变革，爰增订新旧法律过渡期间规定，以资适用。（修正条文第一百四十九条至第一百五十八条）

二十、明定本法施行日期由行政院定之
因本次修正为全案修正，实务作业程序亦须配合调整修正，另增订多项专利制度重大变革事项，须有足够时间准备及因应，更有必要使各界有充分了解及适应修正后之制度运作，爰明定本法施行日期，由行政院定之。（修正条文第一百五十九条）


修正要点讨论：
本次修法虽有多项法条之修正，甚至于法条之项次变动。然而，专利法之基本精神并未修改，并且有多项修正皆是顺应国际趋势所为，此举将有助国内专利从业人员之作业程序。其中，个人认为较重要之修正要点不外乎如后所述：

1.    导入复权规范：
根据现行法规，主张国外或国内优先权时，须于申请时一并主张，否则将无法以补正的方式回复该优先权之主张。其中，修正后之本法则增订非因故意之事由而得以回复该优先权之主张。另外，年费或证书费未缴纳而导致丧失专利权之事由，亦订定非因故意之事由而得以回复专利权，且可主张之期间皆较现行法规宽松。实言之，此对专利权人或申请人是一利多。

2.    最后通知制度：
此一制度是效法日本特许制度，也就是在专利专责机关认有必要时可发出最后通知，申请人在接获最后通知后，所提出之申复或修正内容，不能任意变动已审查过之申请专利范围，如此一方面不会浪费原已投入之审查人力，达到迅速审查之效果，他方面能保持各申请案间之公平性。虽会造成申请案修正上之限制，但在申请案获得完整之检索与评价之前提下，有助于审查程序合理化，并可使审查意见通知具有明确性、合理性与可预期性之优点。

3.    增订并修正专利权效力不及之事项：
现行法令第57条第6款(修正后第59条第6款)于专利权效力不及之事项中，专利权人所制造或经其同意制造之专利物品贩卖后，使用或再贩卖该物品者。上述制造、贩卖不以国内为限。其中，原本可贩卖之区域需经由法院认定之，因此实务上将会有权力耗尽究采国际耗尽或国内耗尽原则之疑虑。故，本次修法明确立法为国际耗尽原则，以杜绝该疑虑。

4.    修正举发相关规定：
实务上，举发往往会将以核准之申请专利范围全部举发，而修正后之本法则特别规定可就各别项次举发。

5.    修正专利侵权相关规定：
现行法规之损害赔偿中之一系采总销售说，明定于侵害人不能就其成本或必要费用举证时，以销售该项物品全部收入为所得利益。惟依此方式计算损害赔偿额，显然将系争之专利产品视为独占该产品市场。然一方面专利并非必然是产品市场之独占，侵权人之所得利益，亦有可能是来自第三者之竞争产品与市场利益，非皆属权利人应得之利益。另一方面如果侵权行为人原有之通路或市场能力相当强大时，因为侵权而将该产品全部收益归于权利人，其所得之赔偿显有过当之嫌。爰此，修正后之本法删除该款后段，于请求损害赔偿时，依实际个案情况衡量计算之。

6.    新型专利制度整体配套规划修正：
在专利申请实务上，申请人往往会透过一案两请的方式，以取得较早之公开日或公告日。其中，因新型专利采形式审查，可先取得专利权，于审查发明时，如认该发明应准予专利权时，应通知申请人限期选择其一；届期未选择者，即不予发明专利，以避免重复授予专利权。

7.    设计专利制度整体配套规划修正：
开放设计专利关于部分设计、计算机图像及使用者图形接口设计（Icons & GUI）、成组物品设计之申请；新增衍生设计制度，并废止联合新式样制度。（修正条文第一百二十一条、第一百二十七条及第一百二十九条）

小结

综上，虽此次修法有多数修正之处。然，专利之基本精神及架构并未因此受到影响。要特别提到的是，行政院于101年8月22日以院台经字第1010139937号令定自102年1月1日施行，是故，专利权人或申请人应注意新专利法施行后所造成之各种权利影响。

参考数据
专利法(民国100年12月21日修正，※本法规部分或全部条文尚未生效) ，智慧财产法院，全国法规数据库
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

专利法修正总说明及条文对照表
http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw