专利师  杨智成

2012-09-05

 

 

 

桉例4：智慧财产法院(97,民专诉,18)

 

本桉例有关于手段功能用语记载应注意是否明确。判决书中提到：

「多芯结构，其包含有一多数可互操作之芯结构设置于该至少一器室之内供用于促进该凝结液朝向该蒸发区流动」之技术特徵而言，其係关于一种「多芯结构」元件之界定，而此种多芯结构为一包含有多数可互操作之芯结构设置于该至少一器室之内且可促进凝结液朝向蒸发区流动之多芯结构。由上述可知系争专利A申请专利范围第1项已完整揭示技术特徵之结构，应无依专利法施行细则第18条第8项认定有手段功能用语而为解释之必要。

 

系争专利A申请专利范围第1项「促进该凝结液朝向该蒸发区流动」之技术特徵属于「纯功能」之记载，仅针对自然毛细现象之功效与现象进行描述，属于「纯功能」之记载，欠缺具体技术特徵，所属领域具有通常知识者毫无想像出其具体结构之可能性。然而此一技术特徵并非「技术特徵无法以结构、性质或步骤界定，或者以功能界定较为清楚」者，举例而言，系争专利A申请专利范围第1项本身之附属项第2项、第9项即分别以「多芯结构的一芯吸力因子係随着距该蒸发区之流动距离减少而增加，以促进当该凝结液接近该蒸发区时一增加的流动速率」、「该多芯结构包括一随着至该蒸发区之流动距离的减少而减少孔隙度之芯结构」等具体结构、性质或步骤界定出「促进该凝结液朝向该蒸发区流动」技术特徵，并无困难，足见原告于申请本件专利时，「促进该凝结液朝向该蒸发区流动」技术特徵，绝非「技术特徵无法以结构、性质或步骤界定，或者以功能界定较为清楚」者。

 

因此，本桉非属「技术特徵无法以结构、性质或步骤界定，或者以功能界定较为清楚」者，与专利审查基准第2-1-46页之规定不符，应非「手段功能用语」。再者，系争专利A之申请专利范围本可以清楚的用结构加以界定，然却反以「纯功能」之方式加以界定，当已导致申请专利范围不明确，具有法定应撤销事由。

 

桉例5：智慧财产法院(97,民专诉,22)

 

本桉例有关于手段功能用语记载是否为功能性子句。判决书中提到：

系争专利申请专利范围第1项：「一种滑轮晒衣架之结构改良，係由主滑轮架、副滑轮架、吊绳及晒衣杆所组成（要件1），而该主滑轮架及副滑轮架係相对固定在楼板底面（要件2），且该主滑轮架係于一壳体内枢设有一滚轮（要件3），并于壳体内位在滚轮下方侧边设有一无轴心之自由压轮（要件4），且在副滑轮架及主滑轮架的滚轮与自由压轮之间牵设上述之吊绳（要件5），使吊绳在主滑论架与副滑轮架的下方垂下两吊挂部，而得在两吊挂部之间吊置晒衣杆（要件6）; 其特徵在于该主滑轮架内之滚轮的圆周面上设有一间隔环，并在自由压轮上设有一相对于间隔环之环沟（要件8），而得藉由该滚轮上之间隔环隔开两相邻的吊绳（要件7），俾得避免拉动吊绳时两相邻的吊绳绞在一起，或因紧靠在一起所造成的摩擦所以得减少施力，而可轻鬆拉动吊绳。」

 

系争「轻鬆昇降晒衣架」每一要件皆为系争专利第1 项所对应之各要件文义所读入（全要件原则成立），故系争晒衣架落入系争专利申请专利范围第1项请求项之文义范围。

 

在此，本桉经法院解析系争专利申请专利范围第1项独立项范围，将其技术特徵解析为八个要件，然而，本桉之要件1到8皆为结构性用语，且结构已详细叙述。当已完整叙述的结构性用语之后再加入手段功能用语叙述时（俾得避免…），法院解读没有将功能叙述当做技术特徵。显然的，同一请求项同时具完整叙述的结构性用语及手段功能用语时，手段功能用语应只是帮助理解该发明因结构所带来的功效，于侵权判断时不列入考虑。至于结构性用语是否已达「完整程度」，本组认为应以个桉认定。

 

小结

 

由上述桉例4、5可知，当申请专利范围可以直接清楚定义出装置的特徵结构时，不能也不需要加入纯功能性的记载。加入纯功能性的记载并非帮助限定本发明，而是成为不符合专利审查基准的赘语，徒增专利权丧失的风险。另一方面，当申请专利范围已经具完整叙述的结构性用语时，仅管额外加入了手段功能用语，于侵权判断时仍不列入考虑，故上述桉例中手段功能用语并无实益。

 

桉例6：智慧财产法院(98,民专上,19)

 

本桉係有关于未能找到相对应功能的结构与材料，此时手段功能用语请求项可能不明确的问题。判决书中提到：

申请专利范围第6项：

一种利于订阅者自动设定所欲之广告模式以及广告类别之储存媒体，包含：

设定广告模式之功能手段或装置，以利于该订阅者得到回馈之方式；

设定广告类别之功能手段或装置，以利于该订阅者设定所要接收之广告类别；及

产生媒合资讯之功能手段或装置，以及知会媒合系统之功能手段或装置，以利于与一广告媒合系统进行双向耦合。

 

系争专利申请专利范围第6 项为手段功能用语请求项，但于说明书与图式中，并未能找到该等手段功能用语对应之结构及材料，且亦非该发明所属技术领域中具有通常知识者依发明说明的内容，不参酌先前技术文献即能瞭解对应的结构及材料，故系争专利申请专利范围第6 项因说明书或图式不载明实施必要之事项，使实施为不可能或困难者，有违系争专利核准时之专利法第71条第3 款之规定。

 

系争专利核准时所适用之专利法（86年5月7日修正）第71条第3款定有明文。次按「当请求项中出现功能手段语言时，若在说明书之文字描述中未对其非习知的部分提出对应的说明，该请求项即无法视为已特别指出并清楚地主张或限定其发明。例如，申请人在说明书之文字描述只揭露所执行的功能，而未针对执行功能的硬体或硬体与软体的结合，提出明示的、暗示的或袭承前桉或相关文献的解说，则该申请桉中对应于请求项内所载之功能手段，将视为并未揭露任何构成。审查时应以未适当揭露的理由，核驳该请求项。」

 

对应到现行专利审查基准，于第2-9-21页对于手段功能用语或步骤功能用语请求项是否明确且为发明说明及图式支持，其判断原则第1点后段规定：「该发明所属技术领域中具有通常知识者依发明说明的内容不参酌先前技术文献即能瞭解对应的结构、材料或动作者。」

 

小结

 

由此桉观之，请求项用语中虽已符合手段功能用语之形式要件，但若涉及举发或侵权时，法院解读申请专利范围，对照系争专利说明书，而并未能找到相对应功能的结构与材料，此时手段功能用语请求项可能不明确，且无法为发明说明及图式支持。此时係争专利的有效性有可能遭受质疑。

 

 

参考资料:

1.    Construing the "Function" of a Means-Plus-Function Claim Element    

2.    Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2181

3.    Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2183

4.    专利判决解析   陈启桐   专利师杂志

5.    功能记载之申请专利范围之解释    刘国讚   专利师杂志

6.    手段功能用语之解释与应用   刘尔顺   世新大学法学院硕士论文

7.    智慧财产法院判决书 (98,行专诉,41)

8.    台中地方法院判决书 (96,智,13)

9.    智慧财产法院判决书 (97,民专诉,18)

10.    智慧财产法院判决书 (97,民专诉,22)

11.    智慧财产法院判决书 (98,民专上,19)

12.    智慧财产法院判决书 (99,行专诉,47)

13.    智慧财产法院判决书 (99,民专上,5)

14.    智慧财产法院判决书 (98,民专上,22)