从侵权角度讨论以手段功能用语表示之申请专利范围(四)
专利师 杨智成
2012-09-10
案例7：美国IMS v. HAAS案
系争请求项：
1. A programmable microcomputer control apparatus for controlling the relative motion between a tool and a workpiece comprising: …
interface means for transferring a control program and control parameters from an external medium into said alterable memory and for recording the control arameter contents of said memory onto an external medium; …
系争请求项简述：
此专利提供一种interface means (接口装置)，让NC工具机的操作者可透过接口装置直接输入控制参数来决定NC工具机的作动。详言之，首先，NC工具机的内存中储存着与NC工具机作动方式有关的各个data block (数据区块)。操作者可在interface means上根据display means (显示装置)的提示，透过data entry means(数据输入装置) 逐步输入各数据块所需的参数。另外，根据此专利的说明书的揭示，程序代码系储存在tape cassette中，并透过tape cassette transport进行存取。
地方法院的判决：
IMS(被授权使用此专利生产NC工具机的的公司)控告HAAS(另一家生产NC工具机的公司)侵权一案的争点主要在于interface means与data block两个组件。首先，地方法院认为，请求项中的interface means是手段功能用语，在参照此专利的说明书之后，进一步判定HAAS的floppy disk drive与此专利所揭露的tape cassette transport并不均等。另外，有关data block的部分，地方法院亦认为此专利所揭示的控制参数并不包含HAAS所使用的G码或M码。因此，HAAS并未侵犯IMS的专利权。
CAFC的判决：
首先，CAFC同意地方法院的见解，认为请求项中的interface means是手段功能用语，并具有两个功能(transferring control parameter与recording control parameter)。然而，判断HAAS是否侵权IMS的interface means时必须先判断两者的功能是否相同，然后再判断两者在结构上是否构成美国专利法第112条第6段的"均等范围"。据此，CAFC判定，由于HAAS的floppy disk drive明显亦具有transferring与recording的功能，因此判定两者结构是否均等便成为侵权是否成立的关键。关于两者的结构是否均等，CAFC作出一个非常重要的见解 — 若请求项以手段功能用语的方式撰写，但若是说明书中对应的结构对整体发明的重要性很低，则应给予说明书中对应的结构较大的均等范围(换言之，在此条件下，不适合严格比较两者的结构)。另外，CAFC进一步指出，所谓「均等范围」并非只是严格的结构均等，判断时不应只是把焦点放在结构上。最后，CAFC认为，所属技术领域中具通常知识者可轻易地透过替换两者，因此两者均等。另外，关于data block的部分，CAFC认为，在此专利的请求项中，data block并非以手段功能用语的方式撰写，故不属于美国专利法第112条第6段的规范中。最后，CAFC驳回地方法院的判决。
案例8：智慧财产法院(99,行专诉,47)
本案系有关于实务上举发以手段功能用语表示之申请专利范围。判决书中提到：
系争专利申请专利范围第1项揭示：「一种组件装卸装置，其包含:
(a)一组件槽座的环座，其包括定义在一具有一中心之板的多个孔，该等孔系垂直于该板子的平面，该环座的中心与该板的中心系同心的；
(b)藉旋转该板而使环座绕其中心旋转的机构；
(c)在环座旋转所经的路径中，用以承收一组件流路并使组件归位于槽座中之机构；
(d)用以将组件固持于其槽座中的半真空吸引机构；
(e)在环座旋转所经的路径中，用以充份地将槽座内组件电气接触以对组件进行测试之机构；
(f)复数个储盒；
(g)在环座旋转所经的路径中，用以将各测试后的组件自其槽座中喷出并将组件导引至数个储盒中选定的一储盒之机构；以及
(h)用以侦测未被喷出方式所喷出之组件的机构。」
其中技术特征 (b)、(c)、(d)、(e)、(g)及(h)为手段功能用语，…，故技术特征(b)之范围应解释仅能包含有说明书第9页第2-4行、第10页第18-21行以及图1及图3；技术特征 (c)之范围应解释仅能包含有说明书第19页第4行至第20页第1行以及图1、3、10、10a及14；技术特征 (d)之范围应解释仅能包含有说明书第9页第18行至第10页第13行以及图5、6及16；技术特征 (e)之范围应解释仅能包含有说明书第11页第14行至第15页第5行以及图7-9；技术特征(g)之范围应解释仅能包含有说明书第16页第6行至第17页第14行以及图3、11及12；技术特征(h)之范围应解释仅能包含有说明书第22页第13行至第23页第7行以及图3、3a及3b。
系争专利申请专利范围第17项技术特征(c)、(d)、(h)皆为手段功能用语，上开证据均未揭示前揭技术特征于解释其范围时应包含于发明说明中所叙述对应于该功能之结构、材料及其均等范围，据此，如附表项次17所示证据组合之择一均难以证明系争专利申请专利范围第17项不具进步性。综上所述，系争专利申请专利范围第1至17项之技术内容与原告所提出举发证据之差异并非为运用申请前既有之技术或知识，而为熟习该项技术者所能轻易完成。
小结
在判断是否落入手段功能用语的均等范围时，必须先判断功能是否相同，再考虑结构是否均等。以上述案例8之举发案为例，仅管手段功能用语的所有功能用途皆已经被引证案所揭露，但说明书中所记载对应于该功能之结构、材料及其均等范围未被揭露时，仍不能指称以手段功能用语表示之申请专利范围不具进步性。另外，若是说明书中对应的结构对整体发明的重要性很低，则应给予说明书中对应的结构较大的均等范围。
案例9：智慧财产法院(99,民专上,5)
本案系有关于实务上不被视为手段功能用语之例子。判决书中提到：
系争专利申请专利范围仅1 项：「…，该中继齿轮(30)在一导引板作用下可在针板座(6)上自由转动」。其中一造指称申请专利范围第1项中所载之「导引板」为功能性组件，而适用专利法施行细则第18条第8项之解释方法。
法院认为：该「导引板」之记载并非手段功能用语，从系争专利申请专利范围第1项所载之「该中继齿轮在一导引板作用下可在针板座上自由转动」，已可理解该导引板应涵盖所属技术领域中具有通常知识者已知可导引中继齿轮枢转的所有结构，而无专利法施行细则第18条第8 项之适用
案例10：智慧财产法院(98,民专上,22)
本案系有关于实务上不被视为手段功能用语之例子。判决书中提到：
系争专利申请专利范围第1项所示：「至少一个该冷阴极荧光灯电路包含一感测阻抗，用以感测流经该冷阴极荧光灯电路之电流」以及「一控制器，用以至少部分依据流经该冷阴极荧光灯电路之电流而调整该电压源」，显非手段功能用语。
被上诉人自承「感测阻抗（impendance）之定义包含用于感测之电阻与电容、电阻与电感及其组合」，足征「至少一个该冷阴极荧光灯电路包含一感测阻抗，用以感测流经该冷阴极荧光灯电路之电流」一词，显非未详述其它组件之结构、材料或动作，故其根本非一手段功能用语。复查，「至少一个该冷阴极荧光灯电路包含一感测阻抗，用以…」本身亦非单纯的「…手段（或装置）用以…」之用语记载，且「至少一个该冷阴极荧光灯电路包含一感测阻抗，用以感测流经该冷阴极荧光灯电路之电流」之内容，对该领域具通常知识者而言，其记载亦足以达成该特定功能之完整结构、材料或动作，因此亦显不符专利审查基准之手段功能用语记载之条件，故其根本非一手段功能用语。
小结
由上述案例9、10可知，仅管申请专利范围中的组件是用手段功能用语表示，若所述技术领域具有通常知识者都可以了解所述装置对应到的所有结构，则实务上仍不会被视为一种手段功能用语界定的组件，从而不能适用专利法施行细则第18条第8项之解释方法。
提出的解决方案：
专利侵害之鉴定流程，首先是解释申请专利范围，其次为比对解释后之申请专利范围与待鉴定对象。故解释申请专利范围的原则至关重要。手段功能用语申请专利范围之解释，本组所提出的解决方案如下：
1. 少用手段功能用语：先前已叙述，使用手段功能用语反而限缩权利保护范围。因此除非当技术特征无法以结构、材料或动作充分作界定，或者以结构、材料或动作作界定不如以功能或功效作界定来得明确的情形下，才使用手段功能用语。另外，欲使用手段功能用语撰写专利说明书的人员，有义务告知客户了解手段功能用语在解读申请专利范围，后续侵权判断中的效果。
2. 了解基本判断原则：专利法课予申请人撰写说明书时，应明确且充分揭露，使该发明所属技术领域中具有通常知识者，能了解其内容，并可据以实施的义务。因此申请人欲以手段功能用语撰写申请专利范围时，使用的文字至少需「形式上」符合。若想规避手段功能用语，故意使用型式上不符合的文字用语，且仅记载特定功能，未记载足以达成该特定功能的完整结构。日后有侵权侵害纠纷时，法院仍有可能认定为手段功能用语。
3. 说明书撰写应更为完善以获得完善保护：由于解释申请专利范围时，应包含发明说明中所叙述对应于该功能之结构、材料或动作及其均等范围。因此申请人欲获得较完善的保护，须于发明说明中的实施例叙述对应于该功能之结构、材料或动作，越完善越好。申请人若没有在发明说明中的实施例叙述对应于该功能之结构、材料或动作，将导致所属技术领域中具通常知识者无法理解或想象出具体，使得申请专利范围不明确。由于在解释申请专利范围时必须包含发明说明中所述对应于该功能之结构、材料或动作及其均等范围，因此，以手段功能用语撰写申请专利范围时，说明书务必充份揭露各种实施例，以免后续侵权解释时，权利范围的主张不够完整。
4. 少用赘语：同一请求项中，申请人已叙述完整结构后，再加上手段功能用语，或者将装置加以纯功能性的描述。除了需要承受申请专利范围不明确而有被撤销的风险外，此时手段功能用语本质上应只是帮助理解该发明因结构所带来的功效。未来涉及侵权鉴定判断时，因请求项已有完整结构之叙述，故功能性用语不列入侵权限定要件。
5. 补救措施：若是申请人已提早警觉或发现到实施例不充分，或者发现申请时未考虑到某些实施例，可能导致后续侵权解释手段功能用语的权利范围时，被限缩在实施例中对应于该功能之结构、材料或动作及其均等范围，对专利权人不利，而想追加或补正实施例。但此时已属于加入新事项的情况，补充或修正应不被允许。本组认为藉由国内优先权制度补充实施例可弥补上述的不足，也许是个解决方案。虽说这样似乎不是国内优先权制度建立的本意，但给了申请人因使用手段功能用语所带来天生的不利，而可行的一种补救措施。
参考数据:
1. Construing the "Function" of a Means-Plus-Function Claim Element
2. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2181
3. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2183
4. 专利判决解析 陈启桐 专利师杂志
5. 功能记载之申请专利范围之解释 刘国赞 专利师杂志
6. 手段功能用语之解释与应用 劉尔顺 世新大学法学院硕士论文
7. 智慧财产法院判决书 (98,行专诉,41)
8. 台中地方法院判决书 (96,智,13)
9. 智慧财产法院判决书 (97,民专诉,18)
10. 智慧财产法院判决书 (97,民专诉,22)
11. 智慧财产法院判决书 (98,民专上,19)
12. 智慧财产法院判决书 (99,行专诉,47)
13. 智慧财产法院判决书 (99,民专上,5)
14. 智慧财产法院判决书 (98,民专上,22)
