进步性的判断方法(二)
专利工程师 刘哲郎
2012-09-10


(前文请参照进步性的判断方法(一))

至 于进步性的审查基准，实际上的审查是如何为之呢?审查基准中明载，「进步性之审查应以每一请求项中所载之发明的整体为对象，若该发明所属技术领域中具有通 常知识者依据申请日（主张优先权者为优先权日）之前的先前技术，判断该发明为显而易知时，即应认定该发明为能轻易完成者，不具进步性。若申请人提供辅助性 证明数据，得参酌辅助性证明资料予以判断。判断请求项中所载之发明是否具进步性时，得参酌说明书、图式及申请时的通常知识，以理解该发明。」简言之，若是 在先前技术可以「明显」合并的情况下，就必须考虑结合后的先前技术，是否可以让该发明所属技术领域中具有通常知识者得以轻易完成所请之发明，此外，得参酌 辅助性证明资料判断。
    

首先就结合后的先前技术说明如何判断，其可分为五步骤：

．步骤1：确定申请专利之发明的范围；
．步骤2：确定相关先前技术所揭露的内容；
．步骤3：确定申请专利之发明所属技术领域中具有通常知识者之技术水准；
．步骤4：确认申请专利之发明与相关先前技术之间的差异；
．步骤5：该发明所属技术领域中具有通常知识者参酌相关先前技术所揭露之内容及申请时的通常知识，判断是否能轻易完成申请专利之发明的整体。

   
依据上述步骤判断进步性时，审查基准指出应注意下列事项：

(1)相关先前技术所揭露的内容，指多份引证文件中之全部或部分技术内容的组合，或一份引证文件中之部分技术内容的组合，或引证文件中之技术内容与其它形式已公开之先前技术内容的组合，包含形式上明确记载的内容及形式上虽然未记载但实质上隐含的内容。

(2)若该发明所属技术领域中具有通常知识者利用其它相关技术领域中之技术手段能解决申请专利之发明所欲解决之问题时，则其亦具有该其它相关技术领域中之通常知识及执行例行工作、实验的普通能力。

(3)确定相关先前技术时，应考虑下列事项：
(a)申请专利之发明与先前技术在技术领域的关连性；
(b)申请专利之发明与先前技术在所欲解决之问题的关连性；
(c)申请专利之发明与先前技术在功能或特性上的关连性；
(d)从先前技术可预测申请专利之发明的合理程度。
相关先前技术与申请专利之发明通常必须属于相同或相关的技术领域，两者所欲解决之问题相近，而有共通的技术特征；即使两者所属之技术领域不相同或不相关，只要两者有共通的技术特征，而能发挥申请专利之发明的功能时，亦得认定为相关先前技术。

(4)依前述步骤5判断进步性时，应以申请专利之发明的整体为对象，若发明之个别技术特征的组合在功能上并无关连时，则得就各个技术特征与先前技术分别比对。

(5)依前述步骤5判断进步性时，申请专利之发明所属技术领域中具有通常知识者基于申请时的通常知识及相关先前技术，认定会促使其转用、置换、改变或组合该先前技术所揭露之内容而构成申请专利之发明者，应认定该发明能轻易完成。

(6)依前述步骤4所得到之差异有下列情形之一时应认定申请专利之发明能轻易完成，不具进步性：
a.具有差异之技术特征系自相关先前技术转用者
若具有差异之技术特征系由某一技术领域之先前技术转用至其它技术领域，且未产生无法预期的功效者，即属相关先前技术之转用。
b.具有差异之技术特征系属通常知识之等效置换
具有差异之技术特征为该发明所属技术领域中具有通常知识者利用申请时的通常知识即能予以置换，且未产生无法预期的功效者，即属等效置换。
c.具有差异之技术特征为相关先前技术中所建议之技术
若 相关先前技术中未明确记载该具有差异之技术特征，但该技术特征属于该先前技术所揭露之范围者。例如为解决问题，相关先前技术已揭露技术特征的电位必须高于 铁离子，虽然所记载之实施例未包含铅，但由于铅的电位高于铁系已知之事实，在其它先前技术并未指出铅不适于应用在该发明的情况下，且该发明未产生无法预期 的功效时，应认定申请专利之发明中所载的铅属于相关先前技术中所建议之技术。
    
    
前开段落系审查基准中之阐述，实务上在接到审查委员之审查意见通知函时，主要都是对申请专利之发明与先前技术的比较做答辩，也就是针对「技术领域的关连性」、「所欲解决之问题的关连性」、「功能或特性上的关连性」以及「先前技术可预测申请专利之发明的合理程度」。
    
其 中，又以「所欲解决之问题的关连性」、「功能或特性上的关连性」为主要使用的答辩方式，因为「技术领域的关连性」以及「先前技术可预测申请专利之发明的合 理程度」往往会因人而异，或许在步骤3中已明白说明需确认申请专利之发明所属技术领域中具有通常知识者之技术水准，实际上却相当难确认。更具体而言，申请 专利之发明到实际审查时，往往已经经过3年了，确认3年前的技术水准诚属不易，再加上审查委员专精技术领域并不相同，以其主观所认知的「具通常知识者」也 大不相同。由于上述种种原因，将导致于实务上通常不往此方向答辩。
    
至于，「所欲解决之问题的关连性」、「功能或特性上的关连性」，由于通常在先前技术以及申请专利之发明中会说明该技术所欲解决之问题以及其技术特征之功能或特性为何，因此，较能客观的说明两者之差异处，并且也较能说服审查委员。
    

参考数据
专利法(民国100年12月21日修正，※本法规部分或全部条文尚未生效) ，智慧财产法院，全国法规数据库
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

专利审查基准