新颖性的判断方法(二)
专利工程师 刘哲郎
2012-09-07


(前文请参照新颖性的判断方法(一))

至于新颖性的判断基准，审查基准中主要列出四项方法判断，其中包含：一、完全相同；二、差异仅在于文字的记载形式或能直接且无歧异得知之技术特征；三、差异仅在于相对应之技术特征的上、下位概念；以及四、差异仅在于参酌引证文件即能直接置换的技术特征。

一、    完全相同：
    
审查基准说明，「完全相同系指申请专利之发明与先前技术在形式上及实质上均无任何差异，也就是说先前技术已经揭露了与申请专利之发明一模一样的技术。」

二、    差异仅在于文字的记载形式或能直接且无歧异得知之技术特征
    
审 查基准载明，「申请专利之发明与先前技术之差异仅在于文字的记载形式，但实质上并无差异者；或差异仅在于部分相对应的技术特征，而该发明所属技术领域中具 有通常知识者基于先前技术形式上明确记载的技术内容，即能直接且无歧异得知其实质上单独隐含或整体隐含申请专利之发明中相对应的技术特征。惟若先前技术揭 露之技术特征包含数个意义，申请专利之发明仅限定其中一个意义，则不得认定该发明中之技术特征由该先前技术即能直接且无歧异得知。例如先前技术揭露之技术 手段包含一技术特征「弹性体」但未记载「橡胶」之实施例，而申请专利之发明中所记载之相对应技术特征为「橡胶」，由于「弹性体」包含「橡胶」及「弹簧」等 概念，故不得认定该发明中之「橡胶」由该先前技术中之「弹性体」即能直接且无歧异得知。」
    
该段文字所述系表示，若申请专利之发明与先前技术比对时，仅是形式上有差异，但是实质上并无任何差异时，则申请专利仍不具备新颖性。另外，此处亦举出两者技术若是于上下位概念的情况与新颖性之判断方式，判断方式可参阅「三、差异仅在于相对应之技术特征的上、下位概念」。

三、    差异仅在于相对应之技术特征的上、下位概念
   
 此 处所述之上位概念，指复数个技术特征属于同族或同类的总括概念，或复数个技术特征具有某种共同性质的总括概念。发明包含以上位概念表现之技术特征者，称为 上位概念发明。下位概念，系相对于上位概念表现为下位之具体概念。发明包含以下位概念表现之技术特征者，称为下位概念发明。
    
若先前技术为下位概念发明，由于其内容已隐含或建议其所揭露之技术手段可以适用于其所属之上位概念发明，故下位概念发明之公开会使其所属之上位概念发明不具新颖性。例如先前技术为「用铜制成的产物A」，会使申请专利之发明「用金属制成的产物A」丧失新颖性。
    
原 则上，上位概念发明之公开并不影响下位概念发明之新颖性。例如先前技术为「用金属制成的产物A」，无法使申请专利之发明「用铜制成的产物A」丧失新颖性。 又如先前技术揭露之「卤素」，无法使申请专利之发明中之「氯」丧失新颖性。先前技术揭露之化合物亦无法使申请专利之发明如该化合物之光学异构物、水合物及 结晶物等丧失新颖性。
    
前述段落分别描述了先前技术及申请发明分别为上下位概念之举例。然而，需注意的是，虽然先前技术为上位概念，且申请发明为下位概念时，该申请发明具备新颖性，但可能还是会因为不具备进步性而遭驳。

四、    差异仅在于参酌引证文件即能直接置换的技术特征
   
 审 查基准所载，「申请专利之发明与先前技术的差异仅在于部分技术特征，而该部分技术特征为该发明所属技术领域中具有通常知识者参酌引证文件即能直接置换者。 例如引证文件已揭露固定组件为螺钉，而该螺钉在该引证文件所揭露之技术手段中仅须具备「固定」及「可松脱」的功能，由引证文件得知螺栓包括该两项功能，若 申请专利之发明中仅将该螺钉置换为螺栓，应属参酌引证文件的直接置换。」
    
简言之，引证文件中得知某一技术特征可以用相同功能之另一技术特征置换时，则属于参酌引证文件的直接置换。

实务上，新颖性在判断时，通常是以单一的引证文件为主，接着判断该引证文件之技术特征是否已经完全揭露、或实质上相同的技术特征，所以通常审查意见通知函中，若是审查委员认为某一申请专利范围不符合新颖性时，通常仅会举出一个引证文件核驳。


参考数据
专利法(民国100年12月21日修正，※本法规部分或全部条文尚未生效) ，智慧财产法院，全国法规数据库
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

专利审查基准