审查意见通知函(新颖性与进步性)
专利工程师 刘哲郎
2012-09-13


通常发明专利申请后，发明人或许会因此放下重担，认为发明专利申请的主要流程已经结束，接下来就是等着缴交年费及证书费以领取专利证书。随着时间推衍，一 年、两年、三年过去了，总算是等到了官方发出通知，心想证书总算是下来了，结果打开信件大吃一惊，官方竟然发出了审查意见通知函，并且里头说明了该发明专 利申请不符合专利法新颖性、进步性等等。发明人认为，「怎么可能，我的发明这么独一无二，优点比市面上产品多，一定是事务所的问题」。然而，实际上真是如 此吗?
    
原则上，专利工程师撰写专利案件时，并无法针对该件专利的新颖性及进步性做百分之百的确认，理由其实相当简单，因为世界上 随时随地就会公开各种技术，在加上因特网的推广，甚至可以将整个地球上随时公开的技术纳入专利性的考虑。虽然申请专利之发明事前的检索也很重要，但是并 无法保证可以找到足以核驳申请专利之发明的新颖性或进步性之证据，再者，新颖性与进步性的判断往往因人而异。换言之，即便专利申请前花了一番功夫进行专利 检索，结果审查委员所提出之前案却与专利检索查询到的前案大大不同。因此，专利工程师往往是采取事后补救的方式。
    
何为事后补救的 方式呢?简单说，就是头痛医头、脚痛医脚。如果审查委员说该件发明专利不具备新颖性，那么我们就说该件发明专利具备新颖性，其理由为比对之后，两者不同。 若是审查委员说该件发明专利不具备进步性，则我们说审查委员结合的前案与该件发明专利之技术在手段、功能和所产生之结果不同，或是说审查委员所提供的前案 在技术领域上不同、或未提供结合之动机致使无法结合。其中，若是找不到有力的证据以前述的方式进行申复答辩时，还可以依据专利申请之说明书中已揭露的技术 特征加入申请专利范围中，藉以回避前案。
   
然而，实务上常常会遇到一些情况，兹举例如下：

1.    发明人提供额外的技术
    
发明人在看过审查意见通知函后，可能会认为审查委员之说明有误，接着就直接丢出一份论文或技术手稿，请专利工程师就论文或技术手稿进行答辩。专利工程师接到 该件论文或技术手稿应该会头皮发麻，因为如果一有不慎，马上就会被审查委员以加入新事项(NEW MATTER)的核驳理由核驳，所以就得经由专利说明书已揭露的内容，说明前案与专利申请的不同之处，并且婉转的带入该论文或技术手稿之内容，才有办法符 合双方的需求。
    
因此，较佳的情况是针对专利申请之说明书已揭露之内容与前案之技术比对，也就是「就事论事」，不要加入额外的文献说明。若是要加入专利申请之说明书中未揭露的文字，仅能藉由说明书中已明示或暗示的方法婉转解释。

2.    发明人将进步性之核驳理由中之经结合的前案，拆分个别独立来看
    
所谓进步性就是复数个前案在经过适当的动机之后，可以结合以核驳申请专利之发明，而发明人往往会误会该种结合方式。就审查委员之认知，若是前案中所揭露之技 术，结合之后可以完整揭露专利申请所欲保护之范围时，就视为已揭露。除非，结合之后所产生不可预期之功效并未被明示或暗示的揭露在前案中。

    
综上，审查意见通知函并非代表该件申请专利无法获准专利，也并非直接代表该件专利撰写有问题。较佳地，应将该审查意见通知函视为专利申请中流程之一，其为官方审查该件专利申请是否符合专利法各项规定。


参考数据
专利法(民国100年12月21日修正，※本法规部分或全部条文尚未生效) ，智慧财产法院，全国法规数据库
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

专利审查基准