美国延续案的态样
专利工程师  刘哲郎
2012-09-14

美国专利制度施行已久，已约莫有数百年的历史，因此不论是在美国专利法或是其审查基准(MPEP)具有较为详尽的规定以及复杂之态样，美国延续案(continuing application)亦是如此。对于台湾人而言，若是向美国申请专利时，较常会遇到之态样可能是请求分割(divisional application)或是请求延续审查(requests for continued examination)，然而，在美国专利系统如此庞大的架构之下，应当对于各种延续案有一定之了解，在专利申请上才能有较多的对应策略手段。是故，本文遂针对美国延续案的态样做初步之介绍。

首先，延续案之定义是甚么呢?美国专利法并无条文特别规定，亦无明确定义出延续案之用语。然而在专利法施行细则中，则以「continuing application」一词指出延续案之三种态样，分别是：1.「continuation application」，简称CA；2.「continuation-in-part application」，简称CIP；3.「divisional application」，简称DA。

此外，依照实务界人士更将RCE案和重新领证案(Reissue)列为延续案之另外两种态样。

为方便论述上的一致性，本文将统一将「continuing application」称为「延续案」；「continuation application」称为「连续案」或「CA案」；「divisional application」称为「分割案」或「DA案」；「requests for continued examination」称为「请求延续审查案」或「RCE案」；「continuation-in-part application」称为「部分连续案」或「CIP案」；「reissue」称为「重新领证案」。

1.连续案(Continuation Application, CA)
   

CA案是在原申请案(母案)放弃或获权前所提出的另外一件申请案，CA案与母案所揭示之内容相同，只有请求项(claim)不同。因此，不会有新技术的引进问题。
   

换言之，一件美国专利申请案，在母案放弃或获权前，可以提出一件CA案，并且主张新的请求项。换言之，或许美国申请案中记载了多项技术并且多项技术未被主张在请求项之中，而申请人在母案申请流程之中得以提出CA案，其好处在于「有效申请日」可以受惠于原申请案的申请日。何谓有效申请日(effective filing date)呢?其指当后申请案主张其他美国国内之先申请案为优先权基础案时，后申请案得以主张该最先之申请案的申请日为其审查专利要件之判断基准日。
   

另外，CA案的应用亦可以在母案在审查程序中，有部分的请求项将要或已经获准，因此先将尚待确认的请求项另申请CA案而继续审查，母案则优先就可获准的请求项取得专利权。

2.部分连续案(Continuation Application, CA)
   

专利申请案进入审查后，原则上申请人便无法增加说明书所述之内容，若发明人又有了新进展，在这种情况下申请人可以提出CIP来增加发明新进展的部分，所以在CIP案中，其说明书内容会有一部分与母案相同，当然也会新增一些事物(new matter)。其中，CIP之优点是其与母案相同的部分可以拥有母案的申请日，但对于新事物的申请日还是要回归CIP所提出之日期。

3.分割案(Divisional Application, DA)
   

分割案是以母案为基础的一种继续申请案，其系从审查中的母案中所分离出来，当专利申请案被审查委员认定包括两个或两个以上的发明，且是独立的又不同的发明时，审查委员将会发出「限制性请求」(Requirement for Restriction)，要求申请人限制或选择其中一个发明进行审查，而申请人则可依据35U.S.C.121针对未为选择的发明申请分割案。

在继续介绍其他延续案之样态之前，本文将先针对前述的三种延续案做一概括的说明。首先就文义上解读，CA案或许和DA案相当类似，两者都是将与说明书中之技术自母案分别独立出来，然而，其最大的不同点应在于，DA案的产生是基于母案中的请求项有两个以上的发明，所以造成一发明申请案中有两个以上的发明，而发明人又同时想要申请两个发明之专利时，所产生避免违法专利法的方式；反观CA案并非是基于请求项有两种以上的发明所产生之情况，而是往往基于专利申请策略需要，进而以CA案申请不同的请求项。

另外，由前段之描述可知CA案系类似台湾专利法第29条有关国内优先权之规定。然而，根据MPEP2701之规定，「A patent granted on a continuation, divisional, or continuation-in-part application that was filed on or after June 8, 1995, will have a term which ends twenty years from the filing date of earliest application for which a benefit is claimed under 35 U.S.C. 120, 121, or 365(c), regardless of whether the application for which a benefit is claimed under 35 U.S.C. 120, 121, or 365(c) was filed prior to June 8, 1995. 」简言之，在1995年6月8日以后的CA案、DA案以及CIP案，其专利权截止日是以最早申请案之申请日起算20年。相对于台湾专利法有关国内优先权之规定并不相同，因国内优先权实质上可使专利权有效年限延长最多达一年。故两者略有不同。

4.请求延续审查案(requests for continued examination, RCE)
   

专利申请案提出申请后，若审查委员认为该申请案不符合专利要件时，即会发出核驳审定书(Office Action)并叙明不予专利之理由，申请人则可依据审查委员之核驳理由进行答辩，只是当审查委员发出最终核驳审定书(final Office Action)时，若申请人再次进行之答辩仍无法说明书审查委员给予其专利时，审查程序就会终结。此时若要继续审查程序，只能提出诉愿(appeal)或是RCE两种方式，又因为RCE的方式费用较诉愿便宜，因此实务上往往是用RCE的方式来响应最终核驳审定，藉此延续审查。

至于RCE案似乎与CA案具有相当类似之效果，其差异为何呢?其中，RCE案主要是针对已结束之审查程序的申请案请求继续审查，所以可视为该申请案的延续。而至于CA案之申请是基于母案之延续，实务上往往将CA案视为一新案(虽其优先权起算日为母案之申请日)。

5.重新领证案(Reissue application)
   

重新领证就是专利权人对专利权的保护范围进行修改后，由美国专利商标局重新授权的程序，是一个授权后的程序。当获准专利的内容，有不小心或疏忽的错误时，由于该措物的存在使得本专利完全的或部分的无法实施或无效，专利权人可以透过提出重新领证的程序，修改因疏忽造成的错误，要求专利局对专利进行重新审查。

换言之，重新领证案类似于本国专利法中的更正制度，惟，美国专利法的重新领证案更包含了扩大保护范围的态样，其可在原专利授权日起两年内提出申请。理论上，重新领证的专利应与原专利有同样的效力和作用，但由于重新领证是对权力范围的重新界定，有可能损害到公众的利益，因此，重新领证的效力将会有几种不同的情况：

1. 对于权力范围与原专利一致的重新领证专利，从原专利生效日起继续有效；
2. 对于权力范围不同于原专利的重新领证专利，只能从重新领证日起主张权利；
3. 重新领证后法律授与公众一种绝对的权利，即继续实施和从事重新领证前已进行的合法行为，重新领证前不侵权的使用或销售，重新领证前已开始的投资或交易，只要是合法的重新领证后都可以继续，不会被视为侵权。

参考数据
台湾专利法
美国专利法
美国专利审查基准(Manual of Patent Examining Procedure (MPEP))
高鼎懿，美国专利延续案与布局策略之分析