技术内容因公开招标所产生之效果-判决与研析
专利工程师 刘哲郎
2012-09-17
判决字号：智慧财产法院99年度民专诉字第229号民事判决
判决日期：100年8月24日
系争专利：「整合式无线监控系统」新型专利
判决要旨：
原告于93年5月28日申请系争专利，被告于92年1月20日即已实施系争专利之技术内容为桃园县警察局建置「天罗地网项目」完成，则被告于系争专利申请 前 即已实施系争专利之技术内容。被告自得于原有事业内向花莲县警察局投标「97年度治安防治项目－重要路口监视及录像带监视整合采购案」，并于得标后继续实 施「天罗地网」之技术内容以履行采购合约之义务。核原告主张被告侵害系争专利，为无理由。
所谓公开使用，系指将专利之技术手段实 施于物品或方法上，而应用其技术功能之使用行为；或透过制造、为贩卖之要约、贩卖及进口等行为而揭露技术内容，使该技术处于公众得以知悉之状态。「天罗地 网专案」纵令未见于刊物，惟该项目所揭露之技术内容，已因桃园县警察局透过公开招标程序，使技术文件处于不特定人得知悉与利用，自属处于公开得使用之状 态。
【判决摘录】
（一）原告主张
1、原告于民国93年5月28日向智能财产局申请「整合式无线监控系统」新型专利（下称系争专利），原告并于97年4月17日申请更正专利范围，专利权期间自94年4月1日至104年5月27日止。
2、 被告于97年6月3日标得花莲县警察局之97年度治安防治项目─重要路口监视及录像监视系统整合采购案，已安装于花莲县政府警察局及各重要路口（下称被控 侵权物品），被告参与上开招标所使用之技术，为原告系争专利范围内，被告未取得原告之授权，径使用系争专利，严重侵害原告之权益。
3、 被告于91年8月21日标得桃园县警察局之「天罗地网项目监控保安系统架构/ 功能建置案」（下称「天罗地网项目」），并于91年12月20日实施完成，92年1月20日经验收合格完毕，被告于该项目使用之技术特征与系争专利是一样 的。惟天罗地网项目等文件系以招标文件之方式呈现，并非见于图书刊物，且并未全部上网公告，又该等招标文件之领取者，仅系为特定之投标厂商，且招标文件均 需付费领取，非处于随时可供阅读之公开状态，是该等文件仅为特定之多数人得知悉，不符合专利法第94条第1项所谓「公开」之要件，因此原告于93年5月 28日依法取得系争专利权之后，被告即不得继续施作。
又查招标文件中契约约定有保密条款，依天罗地网项目之契约书第15条『保密 之责任如下：一乙方对本项目各项文件内容及使用之数据，应负保密责任，并负责对乙方项目经理及专属人员签署保密契约，非经甲方书面同意，不得供给其它个 人、机关、团体或公司行号参考，或运用于本契约无关之工作』，即得标厂商均需对招标文件所有内容予以保密，举重以明轻得标厂商需要对于所有内容保密，则所 有领取招标文件之特定人当亦需对招标文件保密，可知系争专利之技术 并未公开，仅于特定人间知悉而已。
再查「公开使用」系 指透过使用行为而揭露技术内容，使该技术能为公众得知之状态，被告虽称天罗地网项目曾召开启用典礼、发传单及新闻报导，然就该领域具有通常知识之人即便参 与启用典礼或取得传单及新闻报导，仍无法完成该技术，故被告无法举证系争专利属公开使用或公开刊物已揭露系争专利。
4、为此，依据民法第184条第1项、专利法第108条准用第84条第1项、第85条等规定，爰请求被告给付损害赔偿。
（二）被告主张
1、 被告认为天罗地网项目系采「公开招标」，且已于91年8月1日对外公告，该项目评选须知及其附件依法亦应公开，再者，该招标文件之领购对象不限于特定厂 商，得不具名，领取，纵使需付费购买，仍不影响其公开性。且该建置案亦于92年1月20日经验收合格，并已公开使用该系统，桃园县警察局当时有举办启用典 礼，典礼中除正式启用天罗地网监视系统外，亦有简报介绍该项系统之运作模式、采用设备与功能等。而原告之系争专利于93年5月28日始向智慧财产局申请， 可见，原告之系争专利欠缺新颖性。
智慧财产局于97年1月4日发函予原告，检送新型专利技术报告乙份，该报告中第14项比对结 果：引用93年2 月25日公开之「中华人民共和国专利公开第CN0000000A号」及90年11月1日公开之「美国专利公开第2001/0000000A1」等文献，系 争专利第1 项比对结果为「本请求项的创作，参照所列引用文献的记载，无进步性。」且系争专利仅系前开美国专利与无线局域网络之简单集合，对于该技术领域中具有通常知 识者，依据当时监视系统技术与无线局域网络技术可轻易完成，可见系争专利欠缺进步性。
2、综上，请求驳回原告之诉，并陈明如受不利判决，愿供担保请准宣告免假执行。
二、本案争点
(一) 原告得否请求禁止被告继续施作于专利申请前即已实施之技术内容。
(二)「天罗地网项目」之技术内容得否作为举发系争专利无效之引证案。
三、判决理由
(一) 被告于该采购案实施系争专利之技术内容，为专利权效力所不及范围
1. 按「发明专利权之效力，不及于下列各款情事：二、申请前已在国内使用，或已完成必须之准备者。但在申请前六个月内，于专利申请人处得知其制造方法，并经专 利申请人声明保留其专利权者，不在此限。前项第二款及第五款之使用人，限于在其原有事业内继续利用；第六款得为贩卖之区域，由法院依事实认定之。」专利法 第57条第1 项第2款、第2项、第108条定有明文。
2.经查原告于93年5月28日申请系争专利，被告于92年1月20日即已实施 系争专利之技术内容为桃园县警察局建置「天罗地网项目」完成，则被告于系争专利申请前即已实施系争专利之技术内容。又被告系于91年8月21日标得前揭桃 园县警察局之「天罗地网项目」，则被告向警察机关投标施作相关无线监控系统工程，系属被告之原有事业，至为明确，参酌前揭规定，被告自得于原有事业内向花 莲县警察局投标「97年度治安防治项目－重要路口监视及录像带监视整合采购案」，并于得标后继续实施「天罗地网」之技术内容以履行采购合约之义务。核原告 主张被告侵害系争专利申请专利范围第1、2、3、4、7、8、9、10项，为无理由，不应准许。
(二)「天罗地网项目」之技术内容得否作为举发系争专利无效之引证案：
1. 按「凡可供产业上利用之新型，无下列情事之一者，得依本法申请取得新型专利：一、申请前已见于刊物或已公开使用者。」专利法第94条第1项第1款定有明 文。次按所谓公开使用，系指将专利之技术手段实施于物品或方法上，而应用其技术功能之使用行为；或透过制造、为贩卖之要约、贩卖及进口等行为而揭露技术内 容，使该技术处于公众得以知悉之状态。
2.原告虽主张：「天罗地网项目」系属未公开之资料，不得作为举发系争专利无效之引证案云云。惟 被告抗辩「天罗地网案」之技术内容已见于刊物与公开使用，得作为举发系争专利无效之引证案。足见被告并非仅系以「天罗地网项目」已见于刊物作为系争专利丧 失新颖性之唯一理由，并以「天罗地网项目」之技术内容已经公开使用作为系争专利丧失新颖性之理由，则「天罗地网项目」纵令未见于刊物，则该项目所揭露之技 术内容如已为业者公开使用，「天罗地网项目」之技术内容亦可作为举发系争专利之引证案。惟查被告得以施作该专案系其得标 之故，如其未得标而由他厂商得标，他厂商亦得实施「天罗地网项目」之技术内容，则「天罗地网项目」之技术内容已因桃园县警察局公开招标而处于公开得使用之 状态；况「天罗地网项目」之系统相关设备基本需求架构为：一、路口监控端相关设备内容，计有(一)摄影机组、(二)数字录像主机、(三)稳定ON- LINE 网管型UPS、(四)无线微波通讯设备（含天线）、(五)户外防水型收容机箱、(六)电源引出保护装置、(七)配线电缆线材；二、无线微波中断站相关设备 内容，计有(一)无线微波中断站相关设备内容、(二)稳定ON-LINE 网管型UPS、(三)户 外防水型收容机箱、(四)电源引出保护装置；三、监视远控端，有该项目需求计划书1件在卷足凭，得标厂商于施作「天罗地网项目」时必须于户外大量施工，则 被告于92年1月20日「天罗地网项目」建置完成时自属已公开使用其技术特征。
3.原告虽主张：被告与桃园县警察局就「天罗地网项目」所缔结之契约第15条订有保密条款之约定；又「天罗地网项目」之招标文件，领取者仅系特定之投标厂商，且招标文件均需付费领取，亦非处于随时可供阅览之状态，则「天罗地网项目」之技术内容不能认为已公开云云。惟：
(1) 按技术特征与契约内容之保密系属截然不同之两事，揆诸前揭契约文义，仅能解释为被告就系争契约内容负有保密之义务，且如将保密义务解释为包括「天罗地网专 案」之技术内容，被告于嗣后即不可再参与警察机关有关之无线监控系统投标案，否则即属违反不得将「本项目各项文件内容及使用之数据，运用于与本契约无关之 工作」之约定，无异系就政府采购加诸予被告不公平与不平等之歧视待遇，则桃园县警察局既未主张其系「天罗地网项目」技术内容之权利人，自不能认前揭契约保 密条款约定之保密范围包括「天罗地网项目」之技术内容在内。
(2)查「天罗地网项目」系桃园县警察局所创作，其透过公开招标程序使 技术文件处于不特定人得知悉与利用之状态，自属公开使用，已因丧失新颖性而不得申请专利，况原告系于「天罗地网项目」建置完成后之93年5月28日始申请 系争专利，自不因仅有少数人领取「天罗地网项目」之招标文件，以及领取招标文件须支付费用，即可谓「天罗地网项目」之技术特征，尚未经公开使用。
(三) 综上所述，「天罗地网项目」之技术内容既于原告申请专利前已公开使用，且原告又自认系争专利之技术特征已为「天罗地网项目」之技术内容所揭露，且揭露至丧 失新颖性之程度，则系争专利自有得撤销专利权之事由，被告自得提出系争专利无效之抗辩，则原告主张被告侵害系争专利，自难认可采。
四、判决结果
原告依据侵权行为之法律关系，请求被告给付损害赔偿，为无理由，应予驳回。
专利法规定，「凡可供产业上利用之新型，无下列情事之一者，得依本法申请取得新型专利：一、申请前已见于刊物或已公开使用者。」然而，实际上又是如何判断何为已公开使用呢?请参看后文之案例分析。
研析
【原告主张之简述】
被告虽标得桃园县警察局之「天罗地网项目监控保安系统架构/ 功能建置案」（下称「天罗地网项目」），并于91年12月20日实施完成，92年1月20日经验收合格完毕。然而，其并未达成公开之要件，因此，原告93 年5月28日申请之专利不因被告实施之「天罗地网项目」丧失新颖性。
再者，被告于97年6月3日标得花莲县警察局之97年度治安防治项目─重要路口监视及录像监视系统整合采购案，被告参与上开招标所使用之技术，为原告系争专利范围内，被告未取得原告之授权，径使用系争专利，严重侵害原告之权益，故请求损害赔偿。
【被告主张之简述】
被告认为「天罗地网项目」系采公开招标，且领购对象并未限定特定厂商，并且在该天罗地网项目公开使用时举办启用典礼，并有简报介绍该项系统之运作模式、采用设备与功能等。故原告之系争专利已欠缺新颖性。
另外，系争专利之新型专利技术报告书中，系争专利第1项与前案比对结果为无进步性。
【本案争点】
根据原告与被告之主张，可归纳出本案之争点为：
(一) 原告得否请求禁止被告继续施作于专利申请前即已实施之技术内容。
(二)「天罗地网项目」之技术内容得否作为举发系争专利无效之引证案。
【研析】
本案主要涉及关于先使用权之抗辩主张，以及在申请专利前，该相同技术方法已因机关公开招标采购程序而构成丧失新颖性。
法院于判决中表示，系争专利原告系于93年5月28日申请，惟被告于92年1月20日即已实施系争专利之技术内容，依专利法第57条第1 项第2款及第2项规定，被告自得于原有事业内，于97年6月3日向花莲县警察局投标「97年度治安防治项目－重要路口监视及录像带监视整合采购案」，并于 得标后继续实施该技术内容以履行采购合约之义务，此即学理所称先使用权之概念。由于有关侵权诉讼，主张先使用权案例并不多，本判决对于先使用权之性质、范 围及效力，亦未加以阐述，值得进一步搜集研究。
另法院于判决中表示，专利法第94条第1项第1款之「公开使用」，系指将专利之技 术手段实施于物品或方法上，而应用其技术功能之使用行为；或透过制造、为贩卖之要约、贩卖及进口等行为而揭露技术内容，使该技术处于公众得以知悉之状态。 该技术纵未见于刊物，若该采购案所揭露之技术内容已为业者公开使用，亦得做为其丧失新颖性的事由。纵该标案被告未得标而由他厂商得标，他厂商亦得实施该技 术内容，该采购案之技术内容已因公开招标而处于公开得使用之状态。
政府采购过程中，采购标的难免可能涉及他人专属权利，经查智慧 财产法院专利民事判决中与政府采购相关之判决，主要有「采购标的侵害他人专利权，采购机关是否应负共同侵权责任」（智慧财产法院民事判决97年度民专诉字 第4号），法院于该判决中表示，公开招标之标的如涉及智慧财产权者，应由得标厂商负责取得授权。因投标厂商曾出具切结书保证无侵权情事，故就该个案认为采 购机关不构成共同侵权行为。另外，智慧财产法院98年度民专上易字第26号民事判决认为，投标厂商参与投标时，应警觉该样品系他人拥有专利权之物品，而其 本身既非上开样品之智慧财产权人，就合理之作为而言，其应探询该样品之来源，讵其完全未经查证，仍以最低价得标，则其对于因此侵害上诉人智慧财产权一节， 难谓投标厂商毫无过失。
【小结】
根据前开段落之叙述，实务上在判断新颖性之要件时，虽往往是以申请前已见于刊物 做为判断原则，然而，还是必须考虑已公开使用的情况。于本案例中，公开使用的情况可以是在户外大量的施作工程，并且「天罗地网项目」之系统相关设备基本需 求架构已在项目需求计划书明确揭露，因此，原告之系争专利已因「天罗地网专案」揭露而丧失了新颖性。
另外，原告虽主张被告与桃园县警察局就「天罗地网项目」所缔结之契约第15条订有保密条款之约定。然而，技术特征与契约内容之保密系属截然不同之两事，揆诸前揭契约文义，仅能解释为被告就系争契约内容负有保密之义务。由此可见，保密条款与技术特征之揭露无法一概而论。
此外，专利法规定，「发明专利权之效力，不及于下列各款情事：二、申请前已在国内使用，或已完成必须之准备者。但在申请前六个月内，于专利申请人处得知其 制 造方法，并经专利申请人声明保留其专利权者，不在此限。前项第二款及第五款之使用人，限于在其原有事业内继续利用；第六款得为贩卖之区域，由法院依事实认 定之。」专利法第57条第1 项第2款、第2项、第108条定有明文。
续言之，原告于93年5月28日申请系争专利，被告于92 年1月20日即已实施系争专利之技术内容为桃园县警察局建置「天罗地网项目」完成，则被告于系争专利申请前即已实施系争专利之技术内容。又被告系于91年 8月21日标得前揭桃园县警察局之「天罗地网项目」，则被告向警察机关投标施作相关无线监控系统工程，系属被告之原有事业，至为明确。
然而，若是92年1月20日所实施「天罗地网项目」非被告完成，则被告则不得据此主张先使用权，而需提出其它证据证明其为专利申请前已在国内使用或已完成必须之准备，始得主张。
另外，政府采购过程中，采购标的若是涉及他人专属权利，应由得标厂商负责取得授权。
参考数据
台湾专利法
智慧财产法院99年度民专诉字第229号民事判决
