申请专利范围与发明说明之关系
专利工程师 刘哲郎
2012-09-19


专利法第26条第2项规定，「发明说明应明确且充分揭露，使该发明所属技术领域中具有通常知识者，能了解其内容，并可据以实施。」另外，专利法第26条第3 项规定，「申请专利范围应明确记载申请专利之发明，各请求项应以简洁之方式记载，且必须为发明说明及图式所支持。」简言之，申请专利范围需简洁，并且发明 说明及图式要支持该申请专利范围，而发明说明又必须让通常知识者可以实施。然而，实际上专利权所保障的范围仅为申请专利范围，并不包含发明说明，或许读者 在此开始有些混淆，那么，发明说明除了用来「实施」之外，主要还有甚么用处?
    
审查基准中对于申请专利范围之认定实际上如后所示， 「申请专利范围之认定应以申请专利范围中所载之文字为基础，并得审酌发明说明、图式及申请时的通常知识。认定申请专利范围时，原则上应以每一请求项中所记 载之文字意义及该文字在相关技术中通常所总括的范围，予以认定。对于申请专利范围中之用语，若发明说明中另有明确揭露之定义或说明时，应考虑该定义或说 明；对于申请专利范围中之记载有疑义而需要解释时，则应一并考虑发明说明、图式及该发明所属技术领域中具有通常知识者之通常知识。」换言之，若是对于申请 专利范围中之记载有问题而需要解释时，可以考虑发明说明的文字。
    
在98年度行专诉字第128号判决之判决要旨中亦同意审查基准之 说明，并且更进一步的针对发明说明与申请专利范围之关系。其中，发明说明及图式虽可于申请专利范围不明确时作为解释申请专利范围之参考，但申请专利范围方 为定义专利权之根本依据，因此发明说明及图式仅能用来辅助解释申请专利范围中既有之限定条件（文字、用语），而不可将发明说明及图式中的限定条件读入申请 专利范围，亦即不可透过发明说明及图式之内容而增加或减少申请专利范围所载的限定条件，否则将混淆申请专利范围与发明说明及图式各自之功用及目的，亦将造 成已公告之申请专利范围对外所表彰之客观权利范围变动，违反信赖保护原则。

小结
    
实务上，在核驳答辩的过程中，即 便是具有多年经验的专利工程师，也可能会在答辩过程中，因为不小心将仅在发明说明揭露之限定条件读入申请专利范围，导致于在答辩过程中因为没有实质限定申 请专利范围，而无法说服审查委员先前技术与申请专利范围之区别。另外，就发明人之角度而言，因为发明人往往会就申请专利之发明说明所揭露之内容，认定前案 与申请专利截然不同，而忽略了专利权所保护之标的实为申请专利范围本身。


参考数据
台湾专利法
专利审查基准
98年度行专诉字第128号判决