发明说明充分揭露而可据以实施
专利工程师 刘哲郎
2012-09-19


按 专利法第26条第2项规定：「使该发明所属技术领域中具有通常知识者，能了解其内容，并可据以实施」，指发明说明之记载，应使该发明所属技术领域中具有通 常知识者在发明说明、申请专利范围及图式三者整体之基础上，参酌申请时的通常知识，无须过度实验，即能了解其内容，据以制造或使用申请专利之发明，解决问 题，并且产生预期的功效。所称通常知识，指该发明所属技术领域中已知的普通知识，包括习知或普遍使用的信息以及教科书或工具书内所载之信息，或从经验法则 所了解的事项。
    
然而，不论是在专利实体审查或是举发案件中，常常会出现对于「该发明所属领域具通常知识者」判定不同之词。举例而 言，在98年度行专诉字第84号判决中，专利权人主张「聚氧丙醇」与「轻酸脂」系化工领域中常用的界定用语，而非原处分机关或诉愿决定机关所言为「事后的 补充说明」；然而，智慧局主张「聚氧丙醇」与「轻酸脂」两种成分，在国立编译馆学术名词信息网检索数据及化工商情网检索数据中并无任何数据之出现。此外， 智慧局更主张虽专利权人提出此些名词为化工领域中常用的界定用语，但是在系争专利之说明书中并无相关之描述，因此发明所属技术领域中具有通常知识者，并无 法了解其内容，且无法据以实施，系争专利有违专利法第26条第2项之规定。
   
因此，该案之争点就在于，系争专利之「聚氧丙醇」与「轻酸脂」之记载是否违反专利法第26条第2项之规定?
   
就 判决结果而言，法院针对「聚氧丙醇」与「轻酸脂」分别有不同之见解。首先，针对「轻酸脂」而言，由于「酸脂」在ㄧ般机械加工领域为常见的润滑剂或添加剂， 并且「轻」或「重」的用语关系在化工产业用来界定化合物分子量大小之用语，所以法院就此点认为，「尚难认定其违反专利法第26条第2项之规定」。
    
至 于「聚氧丙醇」之见解呢?法院认为两造可查到之技术文献仅出现「异丙醇」或「聚丙醇」，亦即均未出现「聚氧丙醇」，因此，「聚氧丙醇」应为专利权人所新创 之化学名词，需负举证责任。虽专利权人已说明「聚氧丙醇」系表示氧的含量比「聚丙醇」高，然而，此一说明却不为法院采信。法院认为，专利权人并无法提出 「聚氧丙醇」之具体化学结构式，并且化合物中各元素含量具有一定比例为化学之基本常识。基于前述之原因，法院判决系争专利中「聚氧丙醇」之揭露并不符合专 利法第26条第2项之规定。

小结
    
专利说明书撰写时，需考虑让该发明所属技术领域中具通常知识者了解其内容，其 中，对于名词的选用需相当之小心，如果不确定该名词是否能让通常知识者了解，较佳的方式可以先查询以公开或公告之先前技术，或是具有公信力之专有名词查询 网站。若是皆无法查询得知，则可在说明书中尽可能的详细描述该新创名词之结构、功效、制法等等，以避免违反专利法第26条第2项之规定。


参考数据
台湾专利法
专利审查基准
98年度行专诉字第84号判决