分项作成审查意见
专利工程师  刘哲郎
2012-09-20

在申请发明专利时，通常会接到至少一次的审查意见通知函，其中可能对于申请专利范围有新颖性、进步性或是揭露不明确的事由，然而，其中，若是审查独立项时不符合新颖性、进步性的规定时，附属项则不必然地不符合新颖性或进步性之规定。不过，若是审查委员认为独立项揭露不明确时，则附属项也将同时不明确。

同样地，在举发的过程中，也是用类似的审查方式，只是角色不同而已。更简单的说，可以将举发人视为审查委员，而被举发人就是专利权人。其中所使用的审查方法也是类似于审查基准中的方法，惟，最后的决定者是智慧局。至于智慧局是如何得作成判断?通常是就举发人与专利权人所陈述的意见，接着作成举发成立或不成立的判断。然而，实质上作成举发成立或不成立的还是审查委员，审查委员还是可能有判断错误的时候，请参阅99年度行专诉字第64号之判决。
 

于该案判决中，法院解释有关进步性之审查，应以每一请求项中所载之发明的整体为对象，亦即将该发明所欲解决之问题、解决问题之技术手段及对照先前技术之功效作为一整体予以考虑，逐项进行判断；另，就技术内容的组合对该发明所属技术领域中具有通常知识者是否明显，应依发明所欲解决之问题，引证文件的内容是否属相关技术领域，是否有合理之组合动机等决定之。另外，于处分若是未具体论述，而径谓前案之组合可证明系争专利附属项不具进步性，自嫌率断。
   

而审查委员通常是怎么作的呢?通常地，审查委员应该具体指出系争专利与前案各组件的对照，并且指出前案在何处已揭露该些技术。
 

然而，实务上，却往往会遇到这样的情况，例如审查委员直接认定系争专利某些技术特征是属于习知技术，甚至不附上前案供申请人答辩。如果接到这样的审查意见通知函，通常会导致申请人无法有效的针对此点提出答辩，因为无法比对该习知技术。

另外，该案之判决中，更提到等效置换的判断方法，「等效置换，系指具有差异之技术特征为该发明所属技术领域中具有通常知识者利用申请时之通常知识即能予以置换，且未产生无法预期之功效者而言。」换言之，若是系争专利的技术无法置换或是可产生无法预期之功效时，就没有等效置换的适用。
 

然而，此等效置换的适用，却往往因人而异。因此，较佳的方式应该是回归到前案或先前技术是否有明示或暗示可置换或可产生无法预期之功效之语句。经由该些语句的阐述，而让该领域具有通常知识者，可以简单转换或等效置换该些技术特征，始具有较佳的说服力。

参考数据
台湾专利法
专利审查基准
99年度行专诉字第64号之判决