发明说明揭露要件
专利工程师  刘哲郎
2012-09-20

在许多判例中，可以发现一件事，对于新颖性或进步性的核驳审定，往往可以透过解释说明的方式，藉以使审查委员取消新颖性或进步性的核驳，然而，若是申请专利范围不明确，并且发明说明或图式无法适当的支持申请专利范围时，将会很难扭转审查委员的想法。因此，发明说明是否充分揭露，其重要性并不亚于申请专利范围的构筑。在98年度行专诉字第130号中的系争专利的判决中，将可看到发明说明的重要性。
 

在该案中，被告(智能局)并不对原告(专利申请人)之专利申请做新颖性或进步性的核驳，而是单纯以申请专利范围不明确，直接打回原告之专利申请。其中，被告认为方法以四个步骤中的两个步骤组合来达成所宣称的技术功效并不明确，因为其组合关系共有六种(法院判决中说明实际上为15种，因申请专利范围实际上是四个步骤中的至少两个步骤)；而原告则认为若是分开撰写将不符合申请专利范围简洁之要求。

然而，私以为，若是分开撰写可能会造成单一性的问题，或许处理该件专利之撰写人，考虑到单一性问题，所以才使用此种写法。其可能是因为若是按照一发明一申请，将会导致发明申请量增加，而需要缴交倍数以上的规费。是故，在该案申请之审查过程中，申请人并未针对明确的问题进行申请专利范围大修之动作。
 

至于法院之观点呢?法院认为还是需要回归到法规本身或审查基准之规定。如果申请专利范围不明确，得以参照发明说明或图式辅佐解释，所以法院并未直接认定「四个步骤中的两个步骤组合」此种写法不可行，而是认为系争专利的发明说明中并未完全支持申请专利范围的所有样态。其中，系争专利的发明说明仅为记载各单一步骤所对应之实施方式，究竟其各个步骤之间是否有无先后执行顺序关系而彼此关联，或是各个步骤彼此间无关联而能够分开单一执行作业，亦或是仅以四个步骤中的至少二者之任意步骤组合而无先后执行顺序或同时执行即可达到系争案之技术功效，系争案发明说明并未明确说明且未充分揭露。

小结
   

就该案而言，在专利审查过程中，智慧局认为申请专利范围不明确，乃因为四个步骤包含两个步骤以上的写法并不明确，而法院认为其主要是因发明说明仅揭露一实施例，所以申请专利范围并无法被支持。虽然两者所判定之结果相同，但是所判定之理由却不太一样。然而，对于专利申请人而言，如果判定不予专利之理由不同，所采取答辩的方式亦不相同，最终所能核准的申请专利范围可能会因此有若干差异。
 

至于若是在撰写申请专利范围使用类似该案系争专利之写法(N个步骤中的至少M者)，并且在说明书中完整掲露所有种类的样态呢?私认为根据目前的判例断言此种写法是否合乎专利法以及专利审查基准之规定似乎过早，需待智慧局或相关法律规定之阐释，始能定论。

参考数据
台湾专利法
专利审查基准
98年度行专诉字第130号