可据以实施之要件
专利工程师 刘哲郎
2012-09-24


在发明专利说明书撰写时，除了依照先前技术构筑适当的申请专利范围，尚需要依照专利法第26条第2项的规定，发明说明应明确且充分揭露，使该发明所属技术领域中具有通常知识者，能了解其内容，并可据以实施。换言之，据以实施之人系指该发明所属技术领域中具有通常知识者。
    
在98年度行专诉字第133号之发明专利举发事件中，于判决要旨更说明可实施性是为确保适当揭露的核心原则，这项原则并非指 系争专利究竟可不可实施，而系要求发明人在申请专利时，必须充分地揭露该专利之技术信息，使该相关技术领域内之一般人士，得以制造并使用该申请之发明，而 毋须过度之实验。然而，若仅仅就前开段落之判决要旨，似乎会让人无法了解可实施性之含义为何。
   
续言之，首先就系争专利究竟可不可实施说明，于该案中，原告(专利权人)说明，该系争专利已经有产品上市，因此该系争专利自然可依据说明书之掲露而据以实施。换言之，有可能虽然该系争专利可实施，但是需要是精通该领域之人始能依据该系争专利实施该发明。
    
反之，判决要旨中所言「使该相关技术领域内之一般人士，得以制造并使用该申请之发明，而毋须过度之实验」，自然可以很清楚的与前开段落对照，所谓「可据以实施」，除了要真的可以「据」说明书内容「实施」之外，还额外限定了所实施之人为「该相关技术领域内之一般人士」。
    
另外，特别提到的是，虽然原告提出系争专利之美国对应案的审查过程中，并未遭受不符美国专利法35U.S.Cll2有关说明书揭示不全无法据以实施之核驳。 通常地，除非各审查单位签订协议而另有规定者外，专利审查主要还是需依照该审查单位为主，其它对应案之对应审查单位所做出之审查处分，仅可供该审查单位参 酌，并无实质上之法律效果。

小结
    
在说明书撰写时，通常写得越详细，遭受到专利法第26条之明确性规定的核驳机会 也将相对的减少，不过究竟要详细到怎样的程度而言才算足够?往往会依审查委员不同而有相异的结果。如果当一件专利申请于申请日前，先交由相关领域之通常知 识者(如大学生或研究生)，请其依说明书作出申请专利之产品，是否即可视为具通常知识者可据以实施之证据?或许这就有待相关判决之审定了。
   

参考数据
台湾专利法
专利审查基准
98年度行专诉字第133号