贡献原则
专利工程师 刘哲郎
2012-10-03


台湾专利法是依据巴黎公约以及其它国家的专利法制订而成，并且在修法的时候也常常会参考其它国家的判决，如美国、日本、大陆或欧洲等等。其中，美国的专利法已经施行百年以上，其相关判决的数量也远远大于台湾，参考美国的判决应有助于厘清国内专利判决的走向。其中，本文所要讨论的即为贡献原则(dedication rule)。

贡献原则系美国最高法院于1926年所创设有关解释申请专利范围的法则，指申请人掲露于说明书或图式但未载于申请专利范围中之技术手段，应视为贡献给社会公众，但可成为先前技术，作为核驳后申请案之新颖性及进步性的依据。此外，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于Johnson & Johnson v. R.E. Service Co.案中曾判决：即使说明书中所揭露但未载于申请专利范围的部分，与记载于申请专利范围的部分均等，因贡献原则之适用，不得再主张均等论。

另外，在专利侵害鉴定要点中亦有提到，发明说明中有揭露但并未记载于申请专利范围之技术，应被视为贡献给社会大众，例如申请专利范围中记载之技术特征为Ａ，待鉴定对象对应之组件、成分、步骤或其结合关系为Ｂ，虽然发明说明中记载有Ａ、Ｂ，但申请专利范围中仅记载Ａ而未记载B，即使B为A之均等物或方法，但因Ｂ未记载于申请专利范围，应被视为贡献给社会大众，而不适用「均等论」。由此可见，台湾对于贡献原则的适用，应是与美国判决相类似。

具体而言，有些人为了核驳答辩的预留空间以及省申请专利范围项数规费的考虑，可能会在发明说明中撰写了额外技术，但是却不放入申请专利范围内。此种写法的好处已经如前所述，但是也有缺点，例如，若是在经过审查委员实体审查之后，直接发予核准专利的通知，此时申请人将会因为贡献原则而抛弃在说明书已揭露的额外技术。

换言之，若是在没有经费的考虑下，最好的方式应该是将所有在发明说明或图式中所揭露之技术，都纳入申请专利范围之中，或许会因此而多出了一些官方规费，但至少可以避免前述的问题，而造成了竞争对手可回避该项专利的空间。

不过，也有人反其道而行，故意留下实际上会造成较高成本或较低效率的可回避技术空间，使竞争对手针对该技术进行研发而无法突破，以保持本身原有的领先地位。


参考数据
台湾专利法
颜吉承，专利说明书撰写实务