专利法修正 – 损害赔偿计算方式(§97)

专利法修正 – 损害赔偿计算方式(§97)
专利工程师暨法务简敏丞
2012-10-17

现行专利法(民国99年08月25 日)第八十五条规定 :
『依前条请求损害赔偿时，得就下列各款择一计算其损害：
一、依民法第二百十六条之规定。但不能提供证据方法以证明其损害时，发明专利权人得就其实施专利权通常所可获得之利益，减除受害后实施同一专利权所得之利益，以其差额为所受损害。
二、依侵害人因侵害行为所得之利益。于侵害人不能就其成本或必要费用举证时，以销售该项物品全部收入为所得利益。
除前项规定外，发明专利权人之业务上信誉，因侵害而致减损时，得另请求赔偿相当金额。
依前二项规定，侵害行为如属故意，法院得依侵害情节，酌定损害额以上之赔偿。但不得超过损害额之三倍。』

修法后之专利法(民国100年12月21日修正，民国102年01月01日施行)第九十七条 : 『依前条请求损害赔偿时，得就下列各款择一计算其损害：
一、依民法第二百十六条之规定。但不能提供证据方法以证明其损害时，发明专利权人得就其实施专利权通常所可获得之利益，减除受害后实施同一专利权所得之利益，以其差额为所受损害。
二、依侵害人因侵害行为所得之利益。
三、以相当于授权实施该发明专利所得收取之权利金数额为所受损害。』

在比较上述新旧专利法之侵害专利权之损害赔偿计算方式差异，修法后第一项第一款并未修正，维持旧法可获得之利益，减除受害后实施同一专利权所得之利益。而同项第二款对于依侵害人因侵害行为所得之利益维持不变。删除了同款后段之侵害人不能就其成本或必要费用举证之情况，不再以销售该项物品全部收入列为所得利益(该种情况易将争议之专利产品视为独占该产品市场)。

一方面专利并非必然是产品市场之独占，而侵权人之所得利益，有可能是来自第三者之竞争产品与市场利益，并非全属专利之权利人应得利益。另一方面如果侵权行为人原有之通路或市场能力相当强大时，因为侵权而将该产品全部收益归于权利人，其所得之赔偿显然不符合比例原则，因此新专利法于请求损害赔偿时，依实际个案情况衡量计算。

修法后第一项第三款为新增款，由于专利权之无体性，侵害人未得专利权人同意而实施专利之同时，专利权人仍得向其它第三人授权，并取得授权金而持续使用该专利。毕竟假若依照传统民法上损害赔偿之概念，专利权人于诉讼中须举证证明高额之授权金或因该专利侵权导致无法于市场上将其专利授权予第三人(损害赔偿所失利益之法理)因此参照美国专利法、日本特许法及大陆地区专利法之规定，明定以合理权利金作为损害赔偿方法之规定，就专利权人之损害，设立一个法律上合理之补偿方式，以适度免除权利人举证责任之负担。

而就现行条文删除两项，一为发明专利权人之业务上信誉受损时，得请求赔偿相当之金额或其它回复名誉之适当处分(民法§195 I)。由于法人无精神上痛苦可言，因此司法实务上均认其名誉遭受损害时，登报道歉已足回复其名誉，不得请求慰藉金，以避免专利权人为法人时，有异于民法损害赔偿体制，因此将本项规定删除，回归我国民法侵权行为体系规定适用之。

另一项删除部分，则为三倍惩罚性赔偿金，回归我国对于一般民事损害赔偿系采损害之填补原则体制。此部分就个人管见以为，虽然英美普通法之损害赔偿制度赔偿之数额超过实际损害之程度，其立法目的不外乎是威吓有侵害权利之虞者，且就无体财产权之侵害判断而言，既然是无体财产，就算是用损害之填补体制，又如何补齐无体财产权之实际损害?为了将专利法之害赔偿带入一般民事损害赔偿之体制而忽略了保护专利法之目的，似乎不尽完善。

至于专利标示的部份，现行条文(专利法§79)容易让人误解因为未标示即不可请求损害赔偿，因此修正后之专利法(新专利法§98)删除了「其未附加标示者，不得请求损害赔偿」等文字，而进一步改为「于请求损害赔偿时，应举证证明侵害人明知或可得而知为专利物。」因专利标示仅为举证责任之分配问题，而非如部分判决认定专利标示为提起专利侵权损害赔偿之前提要件或特别要件。

参考数据 :
专利法，(民国99年08月25日修正)，全国法规数据库，
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007
专利法，(民国100年12月21日修正※本法规部分或全部条文尚未生效，自中华民国102年1月1日施行。)，全国法规数据库，
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007
民法，(民国 101 年 06 月 13 日修正)，全国法规数据库，
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=B0000001
经济部智慧财产局，专利法相关法规，2012年9月11日，
http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=1616&Language=1&UID=13&ClsID=14&ClsTwoID=15&ClsThreeID=28
经济部智慧财产局，专利法修法专区，2012年9月11日，
http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw
曾陈明汝，两岸暨欧美专利法，台北，学林，2004年，第199、205页。
蔡明诚，专利侵权要件及损害赔偿计算，智慧财产培训学院教材，2006年，第10页。
刘国赞，专利实务论，台北，元照，2009年，第440-449页。
日本民法§703 §723、特许法§29 I §101 §102、美国专利法§284、中华人民共和国§65。
东京地判平成11.7.16(恶路脱出具-新型专利权)
东京高判平成11.6.15(蓄热材制造方法)

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