关于新颖性上下位概念判断原则之讨论
众律国际法律事所 专利工程师李致远
2012-12-11

前言

在新颖性的判定基准中，当先前技术为下位概念时，因为其内容已经隐含或建议相关的技术手段可以适用于其所属的上位概念，所以下位概念发明的公开，将使其所属的上位概念发明不具新颖性。原则上，上位概念发明的公开并不影响下位概念发明的新颖性。但是上位概念的概念范围，必然会包含到下位概念，也就是说，后来的下位概念应该是隶属在原先的上位概念范围当中。由此看来，上位概念发明的公开应该也会影响到下位概念发明的新颖性。为何审查基准要如此，或许我们可以看看几个实例来理解。

In re Merz案和In re King案讨论

在一九三八年美国，发明人改善制程而制造出纯度较高的深蓝色色素并申请专利，法院认为此物与原来之物相比，仅仅提高色素颜色的亮度，与原有色素并无不同，因此认定为同一物质，不具新颖性而不予专利；在一九三九年美国，发明人以新方式从柠檬汁提炼出结晶纯化的维他命C，并认定其具有治疗坏血症且提出专利申请，专利诉愿暨争议委员会认为，柠檬汁长久以来已知可以治疗坏血症，因此不认为其符合新颖性而不予专利。以常理来看，从一物提炼出一纯度较高的物质，虽仍可认定为同一物质，但看的出来这样的技术是进步于原有技术且在实用上是有益于社会大众的。举例来说，维他命C虽是柠檬汁的成分之一且两者皆有治疗坏血症的功效，但高纯度的维他命C具有远大于柠檬汁所有的疗效。以这个例子来看，柠檬汁可以视为维他命C的上位概念，这时我们若套用上述的审查基准就可以发现这样在判断上会变得合理。虽然维他命C包含在柠檬汁的概念范围当中，但其精炼在技术进展上、社会贡献上仍然值得给予专利，由此我们就可以看出审查基准为什么会是这样订了。

相关讨论

从上述的讨论可以发现，在物质的精炼或是萃取时，尽管其概念范围会隶属在原有的概念范围当中，但无论在技术进展或社会贡献上，仍值得给予专利，不过并非所有案子皆符合此情况。举例来说，”铜做成的棒子”与”某一金属作成的棒子”相比，看不出其在技术进展或社会贡献上有何帮助，而这样的情况我们依然要有相关的审查基准来规范。实务上我们会以进步性来做相关的规范(上述两个案子皆发生在仍没有进步性概念的时代)。

结语

新颖性上下位概念判断原则的制定方式，将部分的审定基准改由进步性决定。而新颖性则以，只要专利权利范围在原件文义认定上不完全相同就具有新颖性，这种较宽松的方式审定，此作法将更能符合制程优化相关的申请专利审查。

参考数据

专利审查基准    经济部智慧财产局编印

http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=43

专利法实施细则(民国93年施行)

http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=bde5aa98-77be-4c15-8941-d0bfff601182.pdf

新颖性要件

http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/38976/5/65104805.pdf