Exhausted combination doctrine 介绍与讨论
众律国际法律事务所专利工程师  李致远
2012-12-19

起源
在Lincoln Engineering Co. v. Stewart-Warner Corp.案件中，发明人发明了一个改良后的连接器，其可以帮助组装黄油枪，但这个专利案对于整把枪也申请专利。法院最后认为，这整把枪的组合并非可专利客体，因为整个组合中只有连接器这部份是符合专利要件的，其他部分和组合方式都属于先前技术，如此申请专利的方式，会让申请专利范围变得过大，使得一般人想要用这个连接器的时候，被迫也要同时向专利权人购买黄油枪的其他部分。因为如此原因而认为不应准予专利的情况，称之为Exhausted combination doctrine。

Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 案件讨论
在1984年，美国联邦巡回上诉法院声明这个准则不再符合现实的产业情况。这时业界开始认为，申请一个仅有一部份符合专利要件，其他部分与其组合皆属先前技术的对象是可能的；由此推论可得，假如一公司同时拥有，比如说，一个马达跟一个光驱(其包含此马达和其他属先前技术的对象)的专利，则贩卖此马达不会消耗这个光驱的专利权。在如此假定下，发生了Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案件。在此案件中，广达贩卖的计算机中有LG拥有专利权的微处理器，因此LG认为广达侵权。法院最终认为，当Intel贩卖微处理器给广达的时候，其专利权就已经耗尽了。此判例可以看出，在处理专利权耗尽相关议题时，Exhausted combination doctrine仍是被考虑的，即一对象的专利范围不应被扩大到包含它的旧有组合，因此贩卖一对象时不但会耗尽本身的专利权，也会耗尽包含它的旧有组合的专利权。

Exhausted combination doctrine与可专利适格性的交互影响
计算机程序相关的发明，常常需要判定可专利适格性，这时法院会使用M-O-T测试作为准则。当一发明无法通过M-O-T测试的其中一要求，即发明整体能把一对象转换成至另一种状态或成为另一种物质，这时将请求项由一方法改写成由某种处理装置执行的方法，比如说，请求项由计算机程序本身改写成由计算机执行的程序，则此发明将因此而符合M-O-T测试另一要求，其认为当发明整体是由一特别机器所执行的方法，则为可专利客体。如此的请求项写法基本上违反Exhausted combination doctrine，所以能不能被接受要看法院是否认同美国联邦巡回上诉法院关于废除Exhausted combination doctrine的声明。在Diamond v. Diehr一案中，其请求项为一种用来模制生橡胶的方法，包含了压模橡胶和其他相关所需的仪器，如此写法便能通过M-O-T测试因而得予专利；在Gottschalk v. Benson案件中，请求项为一种转换二进制编码十位数转换成纯二进制数的计算机程序，其中没有包含其他仪器，而最终没有得予专利。由此可以看出，在处理具有可专利适格性争议的案件，请求项写法将会是非常关键的一部份。

参考数据
专利师季刊第十期(2012 七月)    中华民国专利师公会发行
Wikipedia:Machine-or-transformation test
http://en.wikipedia.org/wiki/Machine-or-transformation_test
Wikipedia:Exhausted combination doctrine
http://en.wikipedia.org/wiki/Exhausted_combination
Wikipedia:Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.
http://en.wikipedia.org/wiki/Quanta_Computer,_Inc._v._LG_Electronics,_Inc.