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由Festo案看禁反言原則
由Festo桉看禁反言原则
众律国际法律事务所 专利工程师李致远
2012-12-25
前言
在使用均等论的时候，其扩张范围不可以包含专利权人在申请和维护过程中已经被限制或排除的事项，此称为禁反言原则。实务上补充和修正的原因众多，有些乃因不符专利要件的修正，有些则是单纯文字错误的修正，究竟何者情况适用禁反言，各家仍有不同看法。美国基本上是採弹性禁反言的原则，也就是禁反言的程度为弹性，依专利权人在申请专利过程中说了什麽话以及其目的来决定限制程度的大小。以下就2002年Festo桉讨论美国法院对于禁反言原则的看法。
桉件介绍
Festo为生产压缩式装置的公司，其有”磁性无杆式汽缸”专利，有气缸和外套筒结构。在专利取得的审核过程中，其曾对专利申请范围进行限制修正，表明外套筒由磁性材质构成和气缸有一对单向密封环。后来SMC公司贩卖一类似但不完全相同的产品因而被告，其中此产品使用一个双向密封环且套筒由非磁性材质构成。Festo认为此为细微改变实质模彷的行为，基于均等论应为侵权。
CAFC判决
CAFC因为认为过去使用的弹性禁反言原则，会使当事人在法院判决时，无法明确知道均等论丧失的范围为何，为了使以后判决上可有一致性的原则，因而採用全面禁反言这个较严格的原则，指在专利申请过程中所做的任何范围限缩，只能依照字面意义来解释。因此CAFC最后依字面解释认为SMC并无侵权。
最高法院判决
最高法院认为禁反言是一种专利申请程序的专利权建构原则，依照程序中”已被取消或被驳回”的资讯来进行专利权建构。假如审查范围限缩时仅能依字面来进行解释，这就好像要求发明人具有预见未来的能力，可以知道未来其专利会以何种方式被侵权；然均等论便是认为专利权人无法预知其未来情况，所以才给予可将专利权范围扩大的保障，假如要求禁反言仅能以字面意义来解释，这与均等论的精神不符，因此最高法院认为仍应採用弹性均等论原则，以发明人在申请过程中所表态的立场、情事的背景情况来决定限缩修正范围。最后重审后仍是认为SMC并无侵权。
结语
为保护专利权人因无法预知未来情况而遭恶意模彷，均等论给予发明人专利权扩张的保护。依此相同精神，美国法院认为禁反言也应该採弹性原则，依照发明人在申请过程中所表态的立场、情事的背景情况来决定限缩修正范围。
参考资料
专利实务论 刘国讚 p410~p413
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