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以新颖性、进步性看均等论之先前技术阻却

 

以新颖性、进步性看均等论之先前技术阻却
众律国际法律事务所　专利工程师李致远
2012-12-25 
 
 
在应用均等论的时候，其专利权扩张范围不可以包含该发明专利的先前技术，也因此，当一产品(以下简称系争对象)被控落入另一个专利(以下简称系争专利)的权利均等范围时，被告可以主张先前技术阻却，即主张系争对象其实是属于系争专利的先前技术，来阻止均等论的权利扩张以避免落入系争专利的权利范围。在实务上，判定先前技术阻却是否成立并不容易，因为当如此争议发生的情况，往往系争对象、系争专利和相关先前技术之间的差异会很小，而法院在判决先前技术阻却是否成立，往往是判定系争对象和相关先前技术的差异是否比系争对象和系争专利的差距还来得小。然则如此判定往往会流于主观，以下就专利审查的新颖性和进步性要件审查来讨论另一种判定准则。
 
 
以新颖性要件看先前技术阻却判定准则
若先前技术阻却成立，则代表系争对象隶属于相关先前技术的范围。以此角度来看，若是假设系争对象在没有系争专利的情况下，其申请专利无法通过新颖性要件审查，也因此我们可以使用新颖性审查基准来判断系争对象是否通过测试，假如未通过的话则先前技术阻成立。
 
 
以进步性要件看先前技术阻却判定准则
依照前述讨论，我们一样可以以进步性审查基准来测试系争对象是否通过测试，若是未通过测试的话则先前技术阻却成立。
 
 
若是我们以先前讨论的方式来审查先前技术阻却是否成立，可以发现其实其关键处不是在于判定系争对象和相关先前技术的差异与系争对象和系争专利的差异之大小比对，而是在于系争目标是否隶属于相关先前技术的范围。若系争目标无法通过新颖性或进步性其中一个测试，则系争目标隶属于先前技术，先前技术阻却成立；反之则先前技术阻却不成立。另外，以此角度来看，先前技术文件的引用，得以引用不只一份，并没有太大限制。
 
 
假设性申请专利范围分析法
假设性申请专利范围分析法(hypothetical patent claim)是美国CAFC 于1990 年之Wilson Sporting Goods 桉所创设，其概念逻辑即如前述。以如下步骤执行：
一、修改系争专利之申请专利范围中与系争对象均等的技术特徵，使之在字义上涵盖系争对象，此修正后的申请专利范围即称之为「假设性申请专利范围」；
二、以被告提出作为阻却均等侵权的先前技术为引证资料，检视该「假设性申请专利范围」是否仍符合可专利要件之新颖性、进步性规定，若：（ a）该「假设性申请专利范围」仍具有新颖性与进步性时，应判断均等范围得扩及涵盖系争对象，系争对象构成均等侵害；（ b）该「假设性申请专利范围」不具有新颖性或进步性时，则应判断均等范围不得扩及涵盖系争对象，系争对象不构成均等侵害。
 
 
结语
以新颖性、进步性审查基准来判定先前技术阻却是否成立，虽然在实务上未必容易使用，却为我们提供一个清楚明确的框架来进行审查，以避免流于主观的判断。
 
 
 
参考资料
专利实务论 刘国讚 
专利侵害判断之研究 － 以均等论下之先前技术阻却研究为中心
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fethesys.yuntech.edu.tw%2FETD-db%2FETD-search-c%2Fgetfile%3FURN%3Detd-0731109-101707%26filename%3Detd-0731109-101707.pdf&ei=OZ7SUIqLNdHJmQWI34DYBg&usg=AFQjCNHykcTLWTsfqCXOtEE189q450k9Iw
 
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