由Canon案日本地方法院判决看专利权耗尽
众律国际法律事务所  专利工程师李致远
2012-12-28

前言
在专利权耗尽的售后限制(Post-Sale Limitations)部分，购买人或最终使用者对于专利制品使用权利的相关限制，常常因理论上有灰色地带而有争议。以下就Canon案在日本地方法院的判决进行相关讨论。

事件概要
Canon公司有墨盒专利权，Recycling assist公司在墨盒用完与回收后，重新填充墨水并贩卖，Canon认为Recycling assist侵权，Recycling assist则主张专利权耗尽抗辩。

判决
法院认为墨盒于墨水用完后并未破损，而其主要专利内容部份，即利用毛细原理使墨盒界面部份不会溢出墨水，在墨水使用完毕后仍然残存。此外，回收墨盒的比例不低，在未来比例仍可能提高，于环保颇有帮助。因此法院认为专利权耗尽成立。

讨论
在法院进行判决时，有参考之前的另一案件，其中被告在特殊可抛式相机已用完后，将其底片重新安装，法院认为当可抛式相机摄影完毕并取出底片后，在社会通念上其效用已结束，将其底片安装为重制专利品，因此认定专利权耗尽不成立。在此案件中，墨水用完后墨盒没有破损，其发明的本质部份，即墨盒的特殊界面结构，没有被破坏，因而填充墨水并不算重制专利品；抛弃式相机在替换底片时，会重置底片从底片盒拉出的状态，其为此相机的发明本质部份，因此将认定重新安装底片为重制专利品。两者比较之下，可以看出法院判定专利权究竟有没有耗尽，又或者说到底算不算重制专利品，主要是看在重置过程中是否牵涉到重置发明的本质部份。另外，对于环保有无帮助应该与专利权耗尽是否成立无关，假如有关的话，此案发生在一开始回收率很低和后来回收率较高的时候，其判决就会有所不同，这是不合理的。

结语
专利权耗尽在处理售后限制部分时，往往情况会因理论有灰色地带而变得复杂。由此案我们可以看出，法院判定专利权有无耗尽的判断基础，来自于究竟是否有重新实施发明的本质部份。另外，虽然环保议题十分重要，但不应该一定与专利权耗尽有挂勾，应该仔细研究案件后才能判定。

参考数据
专利师季刊第十期(2012 七月)    中华民国专利师公会发行
Wikipedia: Exhaustion doctrine
http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaustion_doctrine