由Canon案日本高等法院判决看专利权耗尽
众律国际法律事务所  专利工程师李致远
2012-12-28

前言
在专利权耗尽的售后限制(Post-Sale Limitations)部分，即购买人或最终使用者对于专利制品使用权利的相关限制，常常因理论上有灰色地带而有争议。以下就Canon案在日本高等法院的判决进行相关讨论。

事件概要
Canon公司(以下称原告)有墨盒专利权，Recycling assist公司(以下称被告)在墨盒用完与回收后，重新填充墨水并贩卖，原告认为被告侵权，被告则主张专利权耗尽抗辩。

判决
判定专利权未耗尽的场合有两种，第一种是以社会或经济立场来判断，专利制品的耐用期间过了而进行再使用的情况；第二种是以技术立场来判断，在替换专利制品的部材时，其中牵涉到专利的发明本质部份。墨盒当墨水用完时，社会并未共识其耐用期限已过，因此此案件不适用于第一种场合。至于第二种场合，经Canon表述，墨盒在墨水用完后，干燥墨水将会阻断墨盒的特殊界面结构，其利用毛细原理使墨盒界面部份不会溢出墨水，为发明本质部分，而被告重新填充墨水时，会先将干燥墨水洗净才填充墨水，因此法院认为，被告在替换专利制品的部材时会牵涉到专利的发明本质部分，判定专利权未耗尽。

讨论
此案在地方法院判决时，原告仅主张被告填充墨水以达成墨盒的重制，因此法院认为被告并没有重新实施发明的本质部分，因而判定专利权耗尽。但在最高法院判决时，原告主张被告除了填充墨水之外，还在填充之前洗净墨盒内部以达成墨盒的重制，因此法院认为此洗净行为重新实施了发明的本质部分而判定专利权耗尽。虽然地方法院和高等法院的判决结果不同，但基本上是奠基于同一准则，即重制专利品时是否有重新实施发明的本质部分。然则即使如此，此准则仍有造成争议的可能，举例来说，一轮胎具有特殊胎痕，其胎痕因具高抓地力而具有专利权，一天一使用者因胎痕塞入泥巴而找服务人员清洗，此行为重新实施发明的本质部分，此服务人员是否侵权？依照常理判断此服务人员应该没有侵权，真正的侵权情况应该是，有人将因耗损而胎痕消失的轮胎重新雕出类似胎痕。由上例可以发现，对于是否有重新实施发明的本质部分，在判定上应依实例情况仔细衡量。

结语
专利权耗尽在处理售后限制部分时，往往情况会因理论有灰色地带而变得复杂。由此案我们可以看出，法院判定专利权有无耗尽的判断基础，来自于究竟是否有重新实施发明的本质部份，然则此准则仍需搭配其他的判断因素，以符合实际案情。

参考数据
专利师季刊第十期(2012 七月)    中华民国专利师公会发行
Wikipedia: Exhaustion doctrine
http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaustion_doctrine