由Canon案日本最高法院判决看专利权耗尽
众律国际法律事务所  专利工程师李致远
2013-01-02

前言
在专利权耗尽的售后限制(Post-Sale Limitations)部分，即购买人或最终使用者对于专利制品使用权利的相关限制，常常因理论上有灰色地带而有争议。以下就Canon案在日本最高法院的判决进行相关讨论。

 
事件概要
Canon公司(以下称原告)有墨盒专利权，Recycling assist公司(以下称被告)在墨盒用完与回收后，重新填充墨水并贩卖，原告认为被告侵权，被告则主张专利权耗尽抗辩。

判决
最高法院认同高等法院的判决结论，认定专利权未耗尽成立，但不认同其理由。最高法院认为，将欠缺专利制品同一性的专利制品重新制造时，专利权人得容许行使专利权。至于究竟上述专利制品是否认定为重新制造，需考虑交易之实情综合判断，如专利制品的属性、替换部材在专利制品中的技术功能以及经济价值等因素。

讨论
此案在地方法院和高等法院判决时，法院主要以被告是否有重新实施发明的本质部份来决定专利权是否耗尽。在地方法院时，法院认为被告仅填充墨水，没有实施利用特殊界面结构使墨盒不会溢出墨水的发明本质部份，因而判定专利权耗尽。在高等法院时，法院认为被告在填充墨水前有进行洗净墨盒的动作，此动作会使失效的特殊界面结构恢复功效，因而重新实施发明的本质部份而判定专利权未耗尽。最高法院认为是否重新实施发明的本质部分并非最重要，只要有进行把欠缺专利制品同一性的专利制品重新制造的动作，便可能使专利权未耗尽成立。此处的欠缺专利制品同一性是指，假如有一专利制品为A+B，B为耗材而当B耗尽只剩发明本质功能丧失的A时，A≠A+B。此时若回收业者将A添加B使恢复成具有发明本质功能的A+B时，则称为将欠缺专利制品同一性的专利制品重新制造。由此判决可以看出，高等法院某种程度认同美国案例中不承认发明本质部分的看法，其认为专利是在整体组合或功能上，不是在个别部件。大体来看，此看法的确比地方法院和高等法院的看法周全，因为无论被告在填充墨盒时有没有重新实施发明的本质部分，其都必然会使原来丧失功能的专利制品恢复功能，而这样的行为必然侵犯到原告当初申请专利时所想保护的权利，由此可看出有时以整体观来看专利会是较合理的作法。

结语
专利权耗尽在处理售后限制部分时，往往情况会因理论有灰色地带而变得复杂。由此案我们可以看出，最高法院判定专利权有无耗尽的判断基础，来自于被告究竟是否有把欠缺专利制品同一性的专利制品重新制造以及相关案情因素，此看法与美国案例看法类同，以此案来看此看法也是较周全的作法。

参考数据
专利师季刊第十期(2012 七月)    中华民国专利师公会发行
专利师季刊第十一期(2012 十月)    中华民国专利师公会发行
Wikipedia: Exhaustion doctrine
http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaustion_doctrine