众律国际法律事务所 专利工程师 刘淑贞

2014.08.28

专利审查与专利要件

一、前言：
专利的取得，必须经过法律审查的过程，确认专利是否具有产业利用性、新颖性及进步性的三个要件，使得以核准或核驳。专利权的授与，类似国家高权与专利权人之间构成一种契约关系，国家授与专利权人一定程度的准物权，而专利权人则需公开其创作心血，并且在一定期限之后贡献这些发明创作到公众领域。
二、专利要件：
1.产业利用性：
我国专利法第一条即规定：「为鼓励、保护、利用发明、新型及设计之创作，以促进产业发展，特制定本法。」其中产业利用性为第一个审查要件，必须首要确认该专利的申请是否符合实际上可实施之发明、可供营业利用、能解决技术问题、不违反自然法则及以诊断、治疗为目的之外科手术方法等的审查基准。
法定不予专利标的：
我国专利法第二十四条即明文规定：「下列各款，不予发明专利：一、动、植物及生产动、植物之主要生物学方法。但微生物学之生产方法，不在此限。二、人类或动物之诊断、治疗或外科手术方法。三、妨害公共秩序或善良风俗者。」
2.新颖性：
我国采「绝对新颖性」的原则，在申请日前不限于世界上任何地方、任何语言或任何形式，已见于刊物、已公开实施或申请前已为公众所知悉之先前技术，则不具新颖性。若采证资料和实际活动仅限于该国国内或地区者，则称为「相对新颖性」，但目前主要国家大多已经不采「相对新颖性」，而以「绝对新颖性」为主流。
我国专利法第二十二条第一项规定：「可供产业上利用之发明，无下列情事之一，得依本法申请取得发明​​专利：一、申请前已见于刊物者。二、申请前已公开实施者。三、申请前已为公众所知悉者。」
丧失新颖性的例外：
参考我国专利法第二十二条第三项之规定：「申请人有下列情事之一，并于其事实发生后六个月内申请，该事实非属第一项各款或前项不得取得发明专利之情事：一、因实验而公开者。二、因于刊物发表者。三、因陈列于政府主办或认可之展览会者。四、非出于其本意而泄漏者。申请人主张前项第一款至第三款之情事者，应于申请时叙明其事实及其年、月、日，并应于专利专责机关指定期间内检附证明文件。」
3. 进步性：
我国专利法第二十二条第二项规定：「发明虽无前项各款所列情事，但为其所属技术领域中具有通常知识者依申请前之先前技术所能轻易完成时，仍不得取得发明专利。」为不具进步性之规定。
新颖性与进步性比对之先后逻辑关系：
当申请专利之发明与先前技术进行比对时，该发明具新颖性，则进一步判断是否具进步性。
新颖性之比对，仅能用单一引证资料与申请专利之发明比对，而进步性则可以组合、修饰、置换或转用等结合多个引证资料进行比对。若能以组合、修饰、置换或转用等结合显而易知方式完成申请专利之发明者，则该发明不具进步性。
进步性的辅助性判断要件：
申请人得提供辅助性证明资料，例如发明解决长期存在的问题或发明获得商业上的成功等资料，以支持该发明具进步性。

参考资料:
1.专利实务论(第四版)，冷耀世编著，全华出版社出版(2011)。
2.中华民国专利法。
3.经济部智慧财产局网站公布之「专利法逐条释义」(http://www.tipo.gov.tw/public/data/461317374071.pdf)