专利申请案的分割申请
众律国际法律事务所专利工程师刘淑贞
2014-09-03

一、前言：
实质上为二个以上发明，申请原核准之申请发明专利案在再审查审定前分割为二个以上专利。
二、法律条文基础：
我国专利法第三十四条规定：「申请专利之发明，实质上为二个以上之发明时，经专利专责机关通知，或据申请人申请，得为分割之申请。分割申请应于下列各款之期间内为之：一、原申请案再审查审定前。二、原申请案核准审定书送达后三十日内。但经再审查审定者，不得为之。分割后之申请案，仍以原申请案之申请日为申请日；如有优先权者，仍得主张优先权。分割后之申请案，不得超出原申请案申请时说明书、申请专利范围或图式所揭露之范围。依第二项第一款规定分割后之申请案，应就原申请案已完成之程序续行审查。依第二项第二款规定分割后之申请案，续行原申请案核准审定前之审查程序；原申请案以核准审定时之申请专利范围及图式公告之。」
三、申请案分割的条件与情况：
根据专利法第三十三条第一项规定：「申请发明专利，应就每一发明提出申请。」申请人于申请专利时，应遵守一发明一申请之原则，但专利法第三十三条第二项规定：「二个以上发明，属于一个广义发明概念者，得于一申请案中提出申请。」属于一个广义发明概念之二个以上的发明，申请人也可以选择合并为一个申请案件来做申请。为使不符合单一概念之二个以上的发明，或符合单一概念而合并申请之二个以上的发明，可引用专利法第三十四条第一项之规定，将实际上二个以上的发明申请分割，恢复一发明一专利的原则。申请分割的情况，大致上有几种考量：
(一)申请专利范围中包含有不符合单一概念的二个以上之发明。
(二)符合单一概念的二个以上发明，分割为二个以上的专利申请案较为有利，尤其是当其中一个发明被核驳时。
(三)申请专利范围中之一个或一个以上之发明，经审查不具新颖性或进步性。
(四)申请人欲将原先在说明书中有揭露之发明，但未揭露于申请专利范围者，修正为另一项发明来申请专利。
三、申请分割之期限：
1.在原申请案再审查审定前申请分割：原申请案必须仍在专利专责机关审查中，若原申请案已撤回或不受理，审定不予专利后，如欲分割，必须原申请案于法定期限内提出再审查，在再审查阶段，才可申请分割，所有分割案不受原申请案之影响。
2.初审核准审定后申请分割：如果初审核准审定，申请人于审定后尚未公告前，认为发明内容有分割之必要，申请人得以于初审核准审定书送达后30日内提出分割。但是再审查审定之后，无论核准或核驳与否，均不能够再提出分割申请。
四、分割案申请日之认定：
分割案仍以原申请案之申请日为申请日，原申请案如有主张优先权者，分割后之其他分割案得享优先权日。
五、分割后之申请案不得加入新事项：
由于分割案仍以原申请案之申请日为申请日，因此分割案的说明书、申请专利范围或图式之内容，不得超出原申请案之说明书、申请专利范围与图式所揭露之范围，即不可加入新事项。
六、分割案的审查程序：
原申请案如有修正时应以修正案之程序续办，各分割案应逐案审查，另为避免对分割后之申请案反覆进行审查程序，明定各分割案应对原申请案已完成之程序续行审查。初审核准后提出分割之原申请案，为使分割案之审查不致因重复相同之处理程序而造成延宕，明定分割后之申请案续行初审核准审定前之审查程序。此时之分割案，仅能从原申请案说明书中记载之技术内容另案申请分割，而非从已核准审定之原申请案之申请专利范围所载之发明加以分割，原申请案之说明书、申请专利范围及图式不会因分割而有变动，故原申请案仍依其原核准审定时之申请专利范围及图式公告之。

参考资料:
1.中华民国专利法。
2.经济部智慧财产局网站公布之「专利法逐条释义」(http://www.tipo.gov.tw/public/data/461317374071.pdf)