简述专利申请之修正(二)
众律国际法律事务所专利工程师杨明桦
2014-09-09

一、 前言

针对申请专利范围不明确或他因素提出修正时，修正后之申请专利范围所记载事项，不可超出申请时说明书、申请专利范围或图式所揭露之范围，亦即必须为申请时说明书、申请专利范围或图式所记载的，或发明所属技术领域中，具有通常知识者从申请时说明书、申请专利范围或图式，而能直接了解之。

二、 申请专利范围修正之项目

(1) 允许的增加：
1. 请求项中增加技术特征，对请求项作进一步限定。
2. 将仅揭露于图式、而未揭露于说明书之技术特征或技术手段，以文字撰写载入原请求项中，或另形成新的请求项。
3. 未涵盖说明书之部分标的或另一实施例时，可以将其并入某一请求项之中、或另外增加一项或多项请求项。
4. 增加数值限定。
5. 以方法界定产物之请求项，可以将该物化数据增列于请求项中。

(2) 允许的删除：
1. 删除一项或多个请求项。
2. 将原独立项进一步减缩；可以删除独立项而附属项成为新的独立项，或合并独立项与附属项成为新的独立项。
3. 删除请求项中之部分技术特征后，仍能呈现申请专利之发明的整体技术手段者。同时需符合三要件：
a.该技术特征不是被解释为必要的；
b.该技术特征的功能于解决技术问题上并非是不可或缺的；
c.删除该技术特征之同时可不须借修正其他的特征来作补偿。
4. 删除请求项中所记载之非属技术特征之功效、用途等非必要事项。
5. 请求项中排除与先前技术重叠部分之技术内容。

(3) 允许的变更：
1. 变更为上位概念或下位概念。
2. 请求项数值限定之变更。
3. 将请求项某技术特征，置换为说明书中针对该技术特征本身，所记载之整体详细组成或构造。
4. 变更独立项之范畴、标的名称或技术特征。
5. 变更附属项的依附关系或限定部分。
6. 对于独立项之技术特征或附加某技术特征所，形成之另一个独立项改写为附属项。
7. 符合发明单一性规定之二独立项，改写为引用记载形式之独立项。
8. 说明书中所揭露之技术特征取代请求项之技术特征。

三、 不允许的修正

(1) 不允许的增加
1. 申请时说明书、申请专利范围或图式已明确且充分揭露，却再增加申请时说明书、申请专利范围或图式未记载之技术手段。
2. 增加通常知识中之技术，但非属申请时说明书、申请专利范围或图式所明确记载。
3. 增加该发明所属技术领域中，自申请时说明书、申请专利范围或图式所记载之事项，所不能直接且无歧异得知的用途或功效。
4. 增加申请时说明书、申请专利范围或图式未提及的附加成分，导致引进申请时所没有之特殊效果。
5. 增加图式，但所表达之内容未揭露于申请时说明书。

(2) 不允许的删除
1. 变更了发明标的，超出申请时说明书、申请专利范围或图式所揭露之范围。
2. 删除原请求项之部分技术特征，减少了限定条件；反却超出申请时说明书、申请专利范围或图式所揭露之范围。
3. 删除已经明确被认定为申请专利之发明所不可或缺的性质、功能、效果、用途等用语，其结果变更了发明标的。

(3) 不允许的变更
1. 上位概念发明变更为下位概念发明，而下位概念发明未记载于申请时说明书、申请专利范围或图式中。
2. 变更发明之范畴，而不同范畴之发明内容未记载于申请时说明书、申请专利范围或图式中。
3. 部分技术特征改变后之技术内容，超出申请时说明书、申请专利范围或图式所揭露之范围。
4. 部分技术特征之用语置换后，超出申请时说明书、申请专利范围或图式所揭露之范围。
5. 将不具有技术性之发明，变更为具有技术性之发明。
6. 将不能实施之发明，经由修正为能实施发明之技术内容。
7. 不明确的内容改为明确内容而引进新事项。
8. 修正后不能为申请时说明书所支持，或与申请时说明书、申请专利范围或图式之部分内容相牴触。

四、 结语

申请专利之修正，除了增加申请人发明获准专利之机会外，同时也缩短审查时间提升审查效率，制造双赢局面；进一步，明确清楚的专利内容对于日后专利保护与侵权等等更加有助益。


参考
专利法
专利审查基准
经济部智慧财产局http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1