美国专利简介(二)
众律国际法律事务所 专利工程师 刘淑贞
2014-09-12

三、美国专利法102条规定解析：
美国专利法第102条c款规定：「在共同研究协议下的共同发明人所有权—发明目标揭露与一个提出的发明应当被视为被同一个人所拥有或义务受让同一个人，适用于第(b)项第二款之(C)，如果—
(1)在提出发明的有效申请日之前有效的共同研究协议下的单方或多方或以其为代表，来进行发明目标的揭露发展及提出发明
(2)提出的发明是在共同研究协议的范围内从事的活动的结果以及
(3)提出发明的专利申请揭露或修正以揭露共同研究协议的参与方的名字。」共同研究协议下的发明在申请日前揭露，视为不丧失新颖性的例外。
美国专利法第102条d款规定：「专利与公开的申请如同有效视为先前技术—为了决定一个专利或专利的申请针对于提出的发明是否为先前技术的目的，根据第a项第2款，此专利或申请应当被考虑为已经有效地申请过，关于任何描述于专利或申请中的发明目标—
(1) 如果第(2)款不适用，如同专利或专利申请的实际申请日
(2) 如果专利或专利的申请被授予来声称优先权，根据119条、365条(a)项或365条(b)项，或者声称更早的申请日的利益，根据120条、121条、或365条(c)款，基于1款或更早期的专利申请书，如同描述发明目标的此类申请最早的申请日期。」专利申请可以宣称最早的申请日为优先权日，来决定此专利是否已经有效地申请过，而将之视为先前技术，可能因此而丧失新颖性。
四、先申请原则：
美国专利权的授予原本是给最早发明者(「先发明原则」)，而于2013年3月16日修法之后，改为授予最先申请者(「先申请原则」)，免去证明谁先发明的举证问题，在实际执行时所遇到的难处。
五、ITC与边境措施：
针对在美国的专利诉讼案件，如果专利权人具备：(1)有效且可执行的美国专利权  (2)侵害美国本土产业证明  (3)专利侵权的证明  即可考虑向ITC美国国际贸易委员会(International Trade Commission)提起诉讼，来争取时效性。
ITC与联邦地方法院之若干特性比较

特性
ITC 联邦地方法院
起诉到案件终结
12-16个月 一般为三年或多于三年
决定人
• 具有特殊背景法官；
• 行政法院法官对于知识产权的争议
• 法官：决定法律上之争议。尽管有些法官具有专利诉讼的经验，但法官可能不具有处理知识产权的经验。
• 陪审团：决定事实的争议。
• 陪审团为一般人，对于技术的理解程度，将影响判决的结果，增加判决结果的不确定性，因此必须仰赖诉讼技巧。
案件开始
• 向ITC递交起诉书后30天内决定是否受理 • 向法院递交起诉书
管辖权 • 对人管辖(personal jurisdiciton）：对于全国自然人与法人被告均有管辖权
• 对物管辖(in rem jurisdiction)：对于输入侵权产品有对物管辖权 对人管辖 ：州联邦地方法院对于被告必须具有对人管辖权
对物管辖：无
当事人
• 原告：Complainant(s)对抗不正竞争以保护国内市场之一造
• 被告：Respondent(s)，被指控输入侵权产品之他造
• OUII （office of unfair competition investigation）参与人：代表公共利益一方 • 原告：PLAINTIFF(权利人）
• 被告: Defendant （侵权人）
起诉状要求
起诉书无需载明事实 起诉书必须载明事实，即必须说明侵权事实
起诉目标
知识产权 必须是国内产业对于输入之侵权产品有商业实施之行为
程序
• ITC的程序法规（ITC Rules of Practice and Procedure） Ground rule:在程序法规允许的范围内，个别法官会公开并自行规定审理程序 • 联邦民事诉讼程序
• 专利诉讼必须注意法庭地个别法院审理原则之适用
事证开示
（Discovery） • 范围：所有相关不属于拒绝证言部分均属之，且可以在dicovery期间内取得者
• 时间：六个月
• 原告第一次问答响应时间：送达后10天
• 对于外国被告有管辖权，因此外国被告如不回应事证开示的命令，法院有权惩罚(sanction)被告。
• • 范围：所有相关不属于拒绝证言部分均属之
• 时间：由法官决定，一般时间较长
暂时禁制令（Preliminary Injunction） Temporary Exclusion Order：同右 法院审酌要件：(1) 具有实质上合理胜诉之可能性; (2)如果不判给暂时处分，将对原告造成无法弥补之损害; (3) 裁判有利一方之利益衡量; 以及 (4) 判给暂时性禁制令有利于公共利益之实现
救济
• 禁止被控产品进口禁制令
• 罚款
• 无损害赔偿 • 损害赔偿
• 律师费
• 禁止知识产权侵权行为之禁制令
执行
海关单位执行 法院
数据源：Section 337 Patent Investigation Management Guide, 2010

参考数据:
1. 专利实务论(第四版)，冷耀世编着，全华出版社出版(2011)。
2. 美国专利法(Patent Laws)。
3. 专利诉讼的管理基础系列 I ─ 浅谈ITC专利诉讼(http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Expert_Column/Expert-5.htm)