简介审查意见通知
众律国际法律事务所 专利工程师 杨明桦
2014-09-12

一、前言

在逐项审查申请案后，如判断有不准专利事由，将会发给审查意见通知，此时申请人必须据以申复答辩，以利于后续专利权之取得。根据专利审查基准，说明审查意见通知如下。

二、审查意见通知

根据专利审查基准，申请案经审查认定有不准专利事由时，应于审查意见中尽可能将所有不准专利事由及暂无之请求项通知申请人，若有检索报告应一并检附，使申请人得依据审查意见通知提出“申复或修正”。

常见不准专利事由：
1. 不符发明定义、属法定不予发明专利之目标。
2. 不具产业利用性、不具新颖性、不具进步性。
3. 不具发明单一性。
4. 不符记载要件、不符先申请原则、不符拟制丧失新颖性要件。
5. 分割导入新事项、修正导入新事项、改请导入新事项。
6. 补正之中文本超出申请时外文本所揭露之范围、误译之订正超出申请时外文本所揭露之范围。

三、最后通知

最后通知制度之设计目的，有效依据先前审查结果，使申请人得于进一步修正申请专利范围；尽速克服不准专利事由，并达迅速审结效果。当接获审查意见通知后得进行修正，主要参照审查意见通知所记载之引证文件，于说明书所支持的前提下进行适当之修正。

若申请人提出之申复或修正，其结果：
1. 如克服先前审查意见通知指出之全部不准专利事由，且无其他不准专利事由者，应予“核准审定”。
2. 如仍无法克服先前审查意见通知指出之全部不准专利事由，亦即仍有先前已通知之任一项不准专利事由者，应予“核驳审定”。
3. 已克服先前审查意见通知指出之全部不准专利事由，但因修正而产生新的不准专利事由，仍须再通知申请人申复或修正时，得发给最后通知。

申请人如一再变动已审查之申请专利范围，必须对该变动后之申请专利范围重新进行检索及审查，造成程序延宕难使审查顺利进行，故设有最后通知之规定。最后通知将限制后续申请专利范围之修正，所以在发给最后通知前，需考虑是否已给予适切修正之机会。

不得发给最后通知之情况：
1. 如有漏未通知之不准专利事由。
2. 先前审查意见不当。

四、最后通知之态样

(1) 发给最后通知

1. 已克服先前审查意见通知中不准专利事由，因修正而产生新的不准专利事由，须进一步申复或修正之通知；
2. 若新的不准专利事由是归责于申请人者，即可发给最后通知。

(2) 不发给最后通知

审查人员归责之两种情况：
1. 经发给审查意见通知并经申复、修正后，审查认定仍有不准专利事由，且该事由是先前审查意见漏未通知。
2. 先前审查意见不当，但仍有不准专利事由、而应再次发给审查意见通知。

上述审查人员归责，即使第二次之后的审查意见通知、或先前已发给最后通知，仍应发给审查意见通知。

五、结语

审查意见通知属于专利申请中流程之一，详细了解审查内容后、并做出申复或修正，且同时符合专利法各项规定后，即朝专利权取得之下一步迈进。


参考
专利审查基准
专利法施行细则
经济部智慧财产局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1