Novelty: Online Article as Prior Art
众律事务所 资深专利工程师 苏伯元
2014-09-25


1. 内容简介
美国专利法102(a)、(b)规定，无下列情形之一者，专利可以获证，(a)在专利申请人发明及申请之前，已在本国为他人习知或使用，或在国内外已获准专利或在印刷刊物上登载者(or described in a printed publication)，或(b)在美国申请一年前，该发明已在国内外获准专利或在印刷刊物上登载，或在国内为公开使用或贩卖者；规定欠缺新颖性者不得获证，而其比对的标准为习知技艺，透过专利或是印刷刊物登载公开，若与习知技艺比对，欠缺新颖性，则不具可专利性；可以为诉讼当中双方常就该证据是否可以为适用于先前技艺的载体争执，一旦为比对新颖性或是进步性适用的载体，欠缺新颖性、进步性的机会就大增。
原意可为唯有可对外传播之载体才能够传递先前技术，但是，在专利法立法时，传递信息大量印制书刊，原可以登载先前技术的载体，由人手书写扩及至印刷刊物，将信息传递非限于人手书写规定于专利法内，无思及有其他载体存在的可能性，却导致后续的专利诉讼，许多问题会产生于是否可为“印刷刊物”，而必须去解释”印刷刊物”字眼。
双方常会回推至，专利法的法源基础，(美国宪法第一条第八款第八项)，国会有权授予政府，为促进科学与实用技艺的进步，对作家和发明家的著作与发明，在一定期限内给予专利权的保障 ，与人民用排他权的利益交换人民的技术，若是公众可得为之的公开信息，国家自然不需要拿排除他人制造、使用贩卖的权利，与专利权人交换信息，藉此理由，最高法院由国会立法理由或是其他判决先例各种情境下，针对一些争议性的“印刷刊物”字眼做出一些解释，原判决先例很多是在图书馆藏案例是否可为“印刷刊物”的载体，而在网络云端时代来临，网络信息更为蓬勃，在线刊物可否为“印刷刊物”，字面而看在线刊物，也许并非印刷物，可否成为先前技术的载体，然网络传递信息比实体信息传递的更为快速，此问题更形重要，较难去验证具体个案是有谁读取该信息，为求节省司法资源，不需要在每个个案中，在一个个论述是否可为“印刷刊物”，将其判断标准统一建立起来也变成重要。
2. 案例解析：Voter Verified,Inc. v. Premier Election Solutions,Inc. , 698 F.3d 1374 (Fed. Cir. 201)
2.1 案件说明（Caption）
原告-上诉人（Plaintiff-Appellant） Voter Verified
被告-交互上诉人
（Defendant-Cross-Appellant） Premier Election Solutions(简称“ Premier ” )，Diebold，Election System & Software(简称 “Election System”)，上述总称(“被告”)
法院（Court） CAFC
年度（Year） 2012
索引编号（Citation） 698 F.3d 1374
2.2 事实（Fact）
再发证专利号Re40,449(′449专利)专利权人为Voter Verified于2008年8月5日获证，′449号专利的优先权日为2000年12月7日。系争专利揭露了具有自我验票机制的自动投票系统以及方法，并请求了相对应的专利请求项，该自我验票机制是在选民提交选票前，去侦测由机器与人员操作的错误，并且改正其错误。简而言之，选民进入电子投票系统操作选票，将会暂时性的将选民的操作纪录于储存空间，并印制相对应的选票。为了增进投票的准确性，印制出的选票，就可以由选民透过目视去比对错误；或是经由机器扫描方式侦测选票、并与储存空间中选民的操作纪录作比对。各该些方式，只有与选民心中想选并输入的人员相符的选票，才会进入最后选票的表格并提交出去；请求项独立项第1、25、56、94项的目标物是自我验票的 “系统”，独立项第49、85、93项的目标物是关于该投票之方法。以方法项独立项第49项为例：
49、一种提供一自我验票机制的投票方法，该方法包括以下步骤：
(a) 一选民利用一计算机投票工作站进行一投票，该工作站用以显示一选票、接受来自该选民相应于该选票上选项的投票输入，暂时性储存该选民的投票选项；
(b) 从该工作站之该计算机的储存空间中读取并打印该选民之该投票选项；
(c) 由该选民判断是否打印之该选票是否可接受；
(d) 由该选民输入信息用以表示选民对该选票的接受度；
(e) 提交该选民可接受的该选票，用以打印。
被告制造并推销自动投票系统。
2.3 诉讼历程（Procedural History）
2009年11月，Voter Verified于佛罗里达州的中部地区地方法院，提起基于′449专利内容几乎一样的侵权起诉状。一件诉讼案对象是Premier和Diebold，另外一件则是Election System。被告否认侵权，并基于系争专利为可预见性、显而易见、且不明确的不同理由，提出专利无效的确认诉讼。
在地方法院审理期间，经过双方一连串的即席判决的声请后，地方法院裁定(held)被告并未侵犯请求权第1~93项。更甚于，地方法院裁定基于专利法35USC 112第2款，请求项94项是不明确的，因而无效；基于35USC 103规定， 鉴于于一份刊登于网络上的定期周刊Risks Digest上名为Benson的文章，该杂志主要是刊登关于计算机安全与保密的文章，请求项49项无效。地方法院裁定不利于Premier和Election System的即席判决，然而在他们反诉中提出关于请求项1~48，50~84，86~92项的专利无效性的争议上，地方法院仍然认为被告并未提出任何有利于专利无效性判决的证据，被告之举证并未达到“明确且使人确信”的地步。最后，就如同Premier和Election System关于请求项85、93项专利无效性的反诉一样，地方法院不带有岐视意见的驳回Diebold关于请求项1~48，50~93项专利无效性的反诉。
Voter Verified基于美国专利号Re40449再发证专利上诉，诉因包括不侵权与无效性的裁判，同时Premier与Election也对于专利请求项1~48，50~84，85~92的有效性提起交互上诉。依据于28U.S.C1295(a) (1)，CAFC对于请求权基础为源自于专利权的上诉案件具有专属管辖 ，而且由于相关的诉状事实有十足的相关联，CAFC将两个案件一同审判。
CAFC依据联邦民事事件处理规则56条，依照地方法院裁定即席判决的相同标准下，去重新审视即席判决合不合法理。
2.4 争点（Issues）
(1). 网络上刊物是否可为 35 U.S.C.§102(b)定义中 “印刷刊物”，亦即网络上刊物所载之技术，可否为35U.S.C. § 102(b)所称的先前技术？
(2). 网络刊物的索引是否为决定公开可近性(public accessibility)的关键因素？
(3). 本案系争网络刊物是否具有公开可近性?
(4). 系争专利发明请求项49项是否与Benson的文章所载先前技术有无差异?
2.5 法院见解（Holdings）
(1). 不一定，CAFC认为当一份参考资料是否得为 “印刷刊物上”记载之先前技术要考虑时，其关键因素应该是该参考数据是否轻易的容易让公众取得该记载内容之先前技术。
(2). 否，CAFC认为 “网络的索引并非决定网络参考数据具有公开可近性的必要条件”，只是决定具备公开可近性的众多要素之一。
(3). 是，该网络定期刊物是知名刊物且提供众多方便的检索工具，得以容易的取得该份参考数据。
(4). CAFC认为系争专利请求项49项与Benson文章所载之先前技术没有差别。
2.6 理由（Rationale）
(1) 网络刊物是否得为“印刷刊物”
上诉法院引用In re Cronyn见解，在对一份参考数据做是否得为记载一先前技术 “印刷刊物”的裁量时，其中的重点在该份参考数据对于该项技能有兴趣的公众是否在关键日期前就具有充足的近取性。上诉法院因而认为网络刊物可以为35USC§102(b)所定义记载先前技术的 “印刷刊物”载体。
(2) 网络的索引对于公开近取性的判断是否具有决定性?
★ 公开近取性是依判定的基础事实所做的一项法律裁定
上诉法院引用In re Lister判决，“一份参考资料是否具有公开近取
性是个案判断，依据事实以及与该份参考数据所揭露之对象所处之情境
判断”，而援引Cooper Cameron Corp. v. Kavaerner Oilfield Prods的法理，
公开可近性是依据判定的基础事实所做的一项法律裁定。

★ 网络索引对公开近取性判断的争议

本诉原告主张理由 最高法院理由
网络索引在本案中对公开近取性的判断是决定性因素 援引一些上诉法院先例，认为索引在决定是否具有近取性时，当然是一项相关的因素，特别是图书馆馆藏的参考资料。举例来说，In re Hall的holding，图书馆藏之论文集，若有目录的索引，该论文集是具有公开可近性的印刷刊物。
而在In re Bayer的holding中，一论文处在图书馆藏中，既未安置于架上，也未有目录，该论文并不具有公开近取性。
但是在In re Lister案例中亦指出，索引对于一份参考数据具有公众进取性并非必要条件；它只是所有要考虑公众进取性因素当中之一。

更进一步，上诉法院认为评断公众近取性的重要性来看，在网络上的索引与传统性有具体载体的索引，重要性其实并不多也不少，重要性是一样的。
上诉法院见解
更进一步，上诉法院认为评断公众近取性的重要性来看，在网络上的索引与传统性有具体载体的索引，重要性其实并不多也不少，重要性是一样的。
故在援引SRI Int’l v. Internet Sec. Sys.案例，上诉法院认为，在实体以及网络上的索引，公众近取性最终是在评估参考数据是否 “在对于该主题有兴趣且对该主题具有通常技术者是可得的，进行合理的努力后就能够发现参考数据的位置。”。
因此上诉法院认为尽管通常索引对于公众近取性是一个相关的因素；网络索引的证据，对于判断建立网络上参考数据，如Benson的文章，是否可以为印刷刊物的先前技术的裁定上，却不是绝对的必要条件。

(3) 个案认定公开近取性
在本案，关于关键性日期前Benson文章是具有公开近取性的裁定，证据上是支持地院的裁定， “于1999年，12月7日，关键性日期前，(系争’449专利最早之优先权日一年前)

(4) 与先前技术的比对
地方法院在正确的确认Benson的网络文章为先前技术后，被告的专
家证人在地方法院提出一篇Benson的文章，作为一项说服证据。而地方法院随即续行判断依据Benson的文章做出请求项49项是显而易见的专利无效的裁判；而原告Voter Verified并未提出任何不同的证据，于上诉时关于该证据之争点也没有提出任何证据。

本诉被告主张 原告主张
在Benson文章中揭露了与本案相关的部分如下：一个电子投票亭，设置一显示器与简易式的键盘…，选民可以填入他的投票选项后，仍然有机会可以退回再次更正错误。在此同时，选民按下一按键，用以确认投票选项，打印机会打印选票卡。选民扫描该选票卡，屏幕上会显示投票选项是否正确；若按下修正键或是取消键，该选票卡会被撕碎，流程会继续进行而不对投票选项做任何纪录的储存。而当屏幕与选票卡与选民的投票选项是相符合时，按下第二个确认按键，选票卡会退出，而投票流程会透过电子式的传递方式进行。选民从该投票亭取走该选票卡，并将选票卡掷入投票筒中。 49、一种提供一自我验票机制的投票方法，该方法包括以下步骤：
一选民利用一计算机投票工作站进行一投票，该工作站用以显示一选票、接受来自该选民相应于该选票上选项的投票输入，暂时性储存该选民的投票选项；
从该工作站之该计算机的储存空间中读取并打印该选民之该投票选项；
由该选民判断是否打印之该选票是否可接受；
由该选民输入信息用以表示选民对该选票的接受度；
提交该选民可接受的该选票，用以打印。

 对于Benson文章，于上诉时，并未提出任何不同的证据
上诉法院见解
虽然，Benson的文章虽非与请求项49项的文字是一致的，CAFC认同地方法院的看法，在电子化投票技术领域内具有普通技能知识者会认为请求项49项是显而易见的。
CAFC确认地方法院裁决“请求项49项因显而易见而无效”的正确裁判。


2.7 结论（Disposition）
CAFC裁判确认地方法院的判决，网络上定期刊物得为先前技术于35USC§102(b)所称之 “印刷刊物”，系争网络刊登文章致使请求项49项专利无效，被告于有效之专利请求项并不侵权。
3. 总结
3.1 本案例小结
2010年版本的MPEP 第八版 §2128审查基准中关于印刷刊物的规定，显见在审查实务上，早已引进相关的法院判例，如引用In re Wyer案见解，认为传统“印刷”和“刊物”的二分法不再正确，因此需要有统一见解。有鉴于目前数据备份、数据储存以及数据检索系统的技术状态，“印刷”字义上对于“传播的可能性”的标准，已经于1836年建立专利制度时代不同了；因此，“印刷”与 “刊物”分别代表 “传播的可能性”以及 “信息近取性”(Information Access)的意义，直接使用“印刷刊物”字面判断反倒是多余的。
也就是公开信息，隐含的是其实任何对该技术领域有兴趣的人，其实透过一些努力，即可以取得传播的复制信息，因而获取所需信息，而不需要去证明到底有谁获取此公开信息。另外原索引即代表有公众近取性的判断，也受挑战，即便是有索引，但是索引与所要显示之技术无任何关联性，基本上对公众取得该项信息亦有难处，(如In re Cronyn案)，对于公众取得该信息与没有该索引的状态下是相同的。只需要在客观环境下，审视在该情境下，对于有兴趣的人是否有足够的条件，让其取得该信息。
对于科技进步的时代，与其判断是否有足够多的人数取得该信息，以及花时间去判断专利权人是否有接触该信息的可能性，倒不如反推回原保管先前技术的体系是否有足够的公众近取性，容任任意的有此技术有兴趣的公众取得该项技术，进而对该项技术进步有所贡献，而为公众习知技术领域内，才是原专利法对“印刷刊物”的立法意旨，用以排除给予专利权人专利的新颖性规定。
2012年AIA美国专利法改革，修改条文§102(a)(1)任何人应有权获专利获证，除非在所请求发明有效申请日前，所请专利已获证、载于印刷刊物、公开使用、为贩卖使用、或以其他方式可为公众取得；增加「或以其他方式可为公众取得」为可为新颖性判断之先前技术的载体，将最高法院之前实务上所常用的原则，列入条文，将一些可能为公众习知领域的其他方式，一并列入可为先前技术载体的内容，只要其具有 “可为公众取得”特性。

参考数据：
1.美国专利法
2.Voter Verified,Inc. v. Premier Election Solutions,Inc