拟制丧失新颖性
众律国际法律事务所专利工程师杨明桦
2014-09-16

一、前言

专利法第二十三条：申请专利之发明，与申请在先而在其申请后始公开或公告之发明或新型专利申请案所附说明书、申请专利范围或图式载明之内容相同者，不得取得发明专利。

二、新颖性

申请专利之发明未构成先前技术的一部分时，称该发明具新颖性。专利法所称之先前技术，指申请前已见于刊物、已公开实施或已为公众所知悉之技术。申请专利之发明是否具新颖性，通常于其具产业利用性之后始予审查；若审查认定发明不具新颖性，不得予以专利。

三、两案先后申请

由于申请在先之专利申请案，在后申请案申请当日之前尚未公开或公告，以致于不构成先前技术或习知技术，所以后申请案申请当日并无不具新颖性之道理。

所以先申请案并不构成先前技术的一部分，但避免将相同申请案先、后授予专利；故根据专利法规范产生两种机制，当将后申请案与先申请案进行比对后，其判断：

(1) 以先申请原则：
如果两案所请之技术手段相同，则后申请案不予专利的话，此即专利法第31条先申请原则所定之「禁止重复授予专利权」。

(2) 以新颖性观点：
如果两案所请之技术手段相同，则后申请案不予专利的话，此着眼于新颖性之观点，即本条规定之意旨。

四、拟制丧失新颖性

由于将发明或新型之先申请案所附说明书、申请专利范围或图式载明之内容，规定为判断后申请案中申请专利之发明，是否具新颖性之先前技术，又称为「拟制丧失新颖性」。
拟制丧失新颖性为专利法之特别规定，其先前技术并未于后申请案申请日之前公开或公告，故不适用于进步性之审查。

五、判断拟制丧失新颖性

拟制丧失新颖性所称之「内容相同」，其判断基准：
1. 完全相同。
2. 差异仅在于文字之记载形式，或能直接无歧异得知之技术特征。
3. 差异仅在于相对应之技术特征的上、下位概念等情事外。
4. 差异仅在于依通常知识即能直接置换的技术特征。

其适用原则：
1. 先申请案必须申请在先，但公开或公告在后。
2. 先申请案与后申请案之申请人，需为不同人。

六、结语

拟制丧失新颖性，仅适用于不同申请人在不同申请日有先、后二个申请案，而后申请案请求项所载之发明与先申请案所附说明书、申请专利范围或图式载明之内容相同的情况。


参考
专利法
专利法逐条释义103.6.13版
专利审查基准
经济部智慧财产局http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1